Merek Asing di Indonesia: Kenapa Bisa Ditolak DJKI?

“Merek asing di Indonesia tetap harus melalui pemeriksaan DJKI. Pelajari alasan penolakan merek luar negeri, risiko ekspansi, dan cara melindungi brand.”

Merek asing di Indonesia tetap harus melalui proses pemeriksaan berdasarkan hukum merek yang berlaku. Meskipun sebuah merek telah terdaftar di luar negeri, perlindungan tersebut tidak otomatis berlaku di Indonesia karena sistem perlindungan merek menggunakan prinsip teritorialitas.

Bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi ke Indonesia, merek merupakan salah satu aset bisnis yang perlu dipersiapkan sejak awal. Nama brand yang telah dibangun secara global dapat memiliki nilai ekonomi yang besar, tetapi tetap membutuhkan perlindungan hukum di setiap negara tujuan bisnis.

Masih banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa merek yang sudah terdaftar di luar negeri otomatis aman digunakan di Indonesia. Padahal, pendaftaran merek di satu negara tidak secara langsung memberikan hak eksklusif di negara lain.

Karena itu, perusahaan asing yang ingin masuk ke pasar Indonesia perlu memahami:

• bagaimana sistem perlindungan merek di Indonesia;
• alasan merek luar negeri dapat ditolak;
• langkah yang perlu dilakukan sebelum ekspansi.

Jangan sampai perusahaan telah menyiapkan investasi untuk pemasaran, distribusi, atau pembukaan bisnis di Indonesia, tetapi penggunaan brand justru menghadapi hambatan karena perlindungan mereknya belum dipersiapkan.

Apakah Merek Luar Negeri Berlaku di Indonesia?

Tidak secara otomatis.

Perlindungan merek pada dasarnya berlaku berdasarkan wilayah negara tempat merek tersebut memperoleh perlindungan. Prinsip ini dikenal sebagai asas teritorialitas.

Artinya, sertifikat merek yang diterbitkan oleh otoritas kekayaan intelektual negara lain tidak langsung memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan atau melarang penggunaan merek tersebut di Indonesia.

Sebagai contoh, sebuah brand fashion yang telah terdaftar di Eropa tetap perlu mendaftarkan mereknya di Indonesia apabila ingin membuka toko, menunjuk distributor, atau menjual produknya di pasar Indonesia.

Tanpa perlindungan merek di Indonesia, perusahaan dapat menghadapi risiko apabila terdapat pihak lain yang telah lebih dahulu memiliki atau mengajukan permohonan atas merek yang sama atau memiliki kemiripan.

Baca juga: Perbedaan Merek Dagang dan Jasa: Awas Sertifikat HKI Bodong! 

Mengapa Merek Asing Bisa Ditolak di Indonesia?

Meskipun telah memiliki reputasi internasional, merek asing di Indonesia tetap dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Indonesia menerapkan prinsip first to file, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Namun, prinsip ini tetap memiliki batasan karena permohonan harus memenuhi ketentuan hukum merek.

Beberapa alasan merek dapat ditolak antara lain:

1. Memiliki Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Lain

Salah satu alasan paling umum penolakan merek adalah adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain.

Berdasarkan Pasal 21 UU Merek, permohonan dapat ditolak apabila memiliki persamaan dengan:

• merek terdaftar milik pihak lain;
• merek yang telah lebih dahulu dimohonkan;
• merek terkenal milik pihak lain;
• indikasi geografis terdaftar.

Persamaan pada pokoknya tidak hanya dilihat dari apakah dua merek memiliki tulisan yang sama, tetapi juga dapat mempertimbangkan kesan keseluruhan yang muncul di masyarakat.

Penilaiannya dapat mencakup:

• susunan kata;
• bunyi pengucapan;
• bentuk;
• kombinasi unsur merek.

2. Bertentangan dengan Perlindungan Merek Terkenal

Merek yang telah memiliki reputasi luas dapat memperoleh perlindungan khusus.

Namun, status sebagai merek terkenal tidak hanya ditentukan karena merek tersebut berasal dari perusahaan besar atau telah digunakan secara internasional.

Penilaian merek terkenal dapat mempertimbangkan berbagai faktor, seperti:

• tingkat pengetahuan masyarakat;
• reputasi merek;
• wilayah pemasaran;
• jangka waktu penggunaan;
• aktivitas promosi.

Karena itu, perusahaan asing tetap perlu memahami bagaimana perlindungan merek terkenal diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

3. Diajukan dengan Itikad Tidak Baik

Permohonan merek dapat ditolak apabila terdapat dugaan bahwa pemohon mengajukan merek dengan itikad tidak baik.

Misalnya, seseorang mencoba mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan dengan brand yang sudah dikenal luas dengan tujuan memanfaatkan reputasi pihak lain.

Baca juga: Cara Mengatasi Permohonan Merek Ditolak oleh DJKI

Risiko Bisnis Jika Merek Belum Terlindungi di Indonesia

Bagi perusahaan yang melakukan ekspansi internasional, masalah merek bukan hanya persoalan administrasi hukum.

Ketidaksiapan perlindungan merek dapat berdampak pada strategi bisnis.

1. Ekspansi Pasar Dapat Tertunda

Perusahaan yang telah menyiapkan:

• kampanye pemasaran;
• kerja sama distributor;
• pembukaan cabang;
• investasi operasional;

dapat menghadapi hambatan apabila penggunaan mereknya dipersoalkan.

2. Risiko Rebranding yang Mahal

Jika perusahaan harus mengganti nama brand setelah bisnis berjalan, dampaknya dapat mencakup:

• biaya perubahan identitas bisnis;
• penyesuaian materi pemasaran;
• hilangnya pengenalan pelanggan;
• gangguan strategi ekspansi.

Semakin besar bisnis berkembang, semakin besar pula nilai ekonomi yang melekat pada merek.

3. Potensi Konflik dengan Partner Lokal

Banyak perusahaan asing masuk ke Indonesia melalui:

• distributor;
• franchise partner;
• licensee;
• joint venture.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu memastikan sejak awal:

• siapa pemilik merek;
• siapa yang memiliki hak penggunaan;
• bagaimana penggunaan merek diatur dalam perjanjian.

Hal ini penting untuk mencegah konflik kepemilikan brand di kemudian hari.

Baca juga: Cara Memilih Kelas Merek DJKI Agar Tidak Ditolak

Cara Melindungi Merek Asing Sebelum Masuk ke Indonesia

Sebelum melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah berikut:

1. Daftarkan Merek di Indonesia Sejak Awal

Pendaftaran merek di Indonesia sebaiknya dilakukan sebelum perusahaan mulai melakukan aktivitas komersial.

Menunda pendaftaran dapat meningkatkan risiko karena pihak lain dapat lebih dahulu mengajukan permohonan atas merek yang sama atau serupa.

2. Lakukan Trademark Search Indonesia

Sebelum mengajukan pendaftaran, perusahaan perlu melakukan penelusuran merek melalui database resmi DJKI.

Trademark search membantu mengetahui:

• apakah terdapat merek serupa;
• apakah terdapat potensi konflik;
• apakah strategi pendaftaran perlu disesuaikan.

Langkah ini penting dilakukan sebelum perusahaan mengeluarkan investasi besar untuk masuk ke pasar Indonesia.

3. Pastikan Kelas Merek Sesuai dengan Bisnis

Perlindungan merek diberikan berdasarkan kelas barang dan jasa yang didaftarkan.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan kelas merek sesuai dengan:

• produk yang dijual;
• jasa yang diberikan;
• rencana pengembangan bisnis.

Kesalahan memilih kelas dapat menyebabkan perlindungan merek tidak sesuai dengan kebutuhan ekspansi.

4. Atur Penggunaan Merek dengan Partner Bisnis

Jika perusahaan menggunakan distributor, franchise, atau mitra lokal, hubungan penggunaan merek perlu diatur secara jelas.

Perjanjian dapat mengatur:

• hak penggunaan merek;
• batas penggunaan brand;
• kewajiban para pihak;
• perlindungan aset intelektual.

5. Gunakan Pendampingan Profesional Jika Dibutuhkan

Perusahaan asing atau Warga Negara Asing yang ingin mendaftarkan merek di Indonesia perlu memahami prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 5 UU Merek, permohonan yang diajukan oleh pemohon yang berdomisili atau berkedudukan tetap di luar wilayah Indonesia harus diajukan melalui kuasa yang berdomisili di Indonesia.

Dalam praktiknya, pemilik merek asing dapat menggunakan bantuan Konsultan Kekayaan Intelektual yang terdaftar untuk membantu proses pendaftaran, termasuk melakukan pemeriksaan awal, menyiapkan dokumen, dan memahami potensi hambatan hukum.

Apakah Pendaftaran Merek Internasional Otomatis Berlaku di Indonesia?

Tidak.

Pendaftaran merek internasional dapat membantu pemilik merek mengajukan perlindungan di beberapa negara, tetapi setiap negara tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan hukum nasionalnya masing-masing.

Karena itu, meskipun sebuah brand telah memiliki perlindungan internasional, perusahaan tetap perlu memastikan bahwa mereknya memenuhi persyaratan perlindungan di Indonesia.

Siapkan Perlindungan Merek Sebelum Ekspansi ke Indonesia

Membawa brand internasional masuk ke Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar strategi pemasaran.

Perusahaan juga perlu memastikan fondasi legalnya siap melalui:

• pendaftaran merek;
• penelusuran potensi konflik;
• pemilihan kelas yang tepat;
• pengaturan hubungan dengan partner bisnis.

Dengan persiapan yang tepat, perusahaan dapat mengurangi risiko hukum dan membangun ekspansi bisnis di Indonesia dengan lebih percaya diri.

Jangan biarkan merek asing ditolak di Indonesia dan melumpuhkan rantai pasok bisnis Anda. Amankan aset intelektual lintas negara Anda melalui Legal Due Diligence presisi bersama Konsultan Merek Bersertifikat dari Smartlegal.id! 

Author: Nasywa Azzahra

Editor:  Dwiki Julio