Penghapusan Merek Terdaftar: Merek Tidak Dipakai Bisa Dihapus?

“Merek yang sudah terdaftar tidak otomatis aman selamanya. Ketahui aturan penghapusan merek terdaftar jika tidak digunakan selama 5 tahun berdasarkan UU Merek.”

Memiliki sertifikat merek bukan berarti sebuah bisnis dapat membiarkan mereknya tidak digunakan tanpa risiko.

Dalam sistem perlindungan merek, pendaftaran memang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Namun, hak tersebut juga memiliki tanggung jawab, salah satunya adalah menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan.

Isu ini kembali menjadi perhatian setelah muncul sengketa terkait penggunaan nama Twitter oleh Operation Bluebird melalui platform Twitter.now.

Operation Bluebird berpendapat bahwa X Corp. telah meninggalkan penggunaan merek Twitter setelah melakukan perubahan identitas menjadi X pada 2022. Salah satu isu yang diperdebatkan adalah apakah merek yang tidak lagi digunakan masih dapat dipertahankan secara hukum.

Meskipun perkara tersebut terjadi di Amerika Serikat dan memiliki aturan hukum yang berbeda dengan Indonesia, kasus tersebut memberikan pelajaran penting mengenai satu hal:

Merek yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu dapat menghadapi risiko kehilangan perlindungan hukumnya.

Lalu, bagaimana aturan penghapusan merek terdaftar di Indonesia?

Apakah Merek Terdaftar Bisa Dihapus Jika Tidak Digunakan?

Jawabannya, bisa.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), merek terdaftar dapat diajukan gugatan penghapusan apabila tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 74 UU Merek.

Namun, penghapusan merek tidak terjadi secara otomatis hanya karena pemilik berhenti menggunakan mereknya.

Pihak yang berkepentingan harus mengajukan gugatan penghapusan kepada Pengadilan Niaga dengan membuktikan bahwa merek tersebut tidak digunakan sesuai ketentuan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023, jangka waktu tidak digunakannya merek yang menjadi dasar gugatan penghapusan adalah:

5 tahun berturut-turut.

Artinya, apabila suatu merek terdaftar tidak digunakan selama lima tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan merek.

Baca juga: Merek Didaftarkan Orang Lain, Apa yang Harus Dilakukan?

Apa Syarat Penghapusan Merek karena Tidak Digunakan?

Tidak semua merek yang tidak terlihat di pasar langsung dapat dihapus.

Pasal 74 UU Merek memberikan pengecualian apabila tidak digunakannya merek terjadi karena alasan tertentu, seperti:

1. Adanya larangan impor;

2. Adanya larangan terkait izin peredaran barang;

3. Adanya keputusan pemerintah atau pihak berwenang yang bersifat sementara;

4. Alasan lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, dalam menilai apakah sebuah merek dapat dihapus, tidak cukup hanya melihat apakah produk tersebut masih tersedia di pasar.

Perlu diperiksa:

• kapan terakhir merek digunakan;

• jenis barang atau jasa yang dilindungi;

• bukti penggunaan merek;

• alasan tidak digunakannya merek;

• apakah terdapat pengecualian hukum.

Baca juga: Sengketa DIESEL vs Ramayana: Kenapa Merek Terdaftar Bisa Digugat? 

Apakah Merek yang Tidak Digunakan Bebas Dipakai Orang Lain?

Tidak.

Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap bahwa merek yang sudah lama tidak terlihat berarti sudah menjadi milik umum.

Padahal, selama merek tersebut masih tercatat sebagai merek terdaftar, pihak lain tidak dapat langsung menggunakan atau mendaftarkan merek tersebut tanpa memperhatikan status hukumnya.

Misalnya, sebuah perusahaan menemukan merek lama yang sudah tidak aktif digunakan.

Perusahaan tersebut tidak dapat langsung memakai nama tersebut karena masih terdapat kemungkinan:

• merek masih memiliki perlindungan;

• pemilik masih memiliki bukti penggunaan;

• terdapat alasan hukum yang membuat merek tidak dapat dihapus;

• pihak lain telah memiliki hak atas merek tersebut.

Karena itu, sebelum menggunakan merek yang terlihat tidak aktif, perusahaan perlu melakukan trademark clearance atau pemeriksaan status merek terlebih dahulu.

Baca juga: Merek Asing di Indonesia: Kenapa Bisa Ditolak DJKI?

Risiko Bagi Bisnis yang Tidak Menggunakan Merek

Bagi perusahaan, merek merupakan aset bisnis yang memiliki nilai ekonomi.

Namun, mendaftarkan merek tanpa strategi penggunaan dapat menciptakan risiko, seperti:

1. Merek Dapat Digugat untuk Dihapus

Jika merek tidak digunakan selama lima tahun berturut-turut, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan.

2. Investasi Perlindungan Merek Menjadi Tidak Optimal

Perusahaan mungkin telah mengeluarkan biaya untuk pendaftaran dan pengelolaan merek, tetapi perlindungan tersebut menjadi kurang efektif apabila merek tidak benar-benar digunakan.

3. Menghambat Strategi Ekspansi

Ketika perusahaan ingin meluncurkan produk baru menggunakan merek tertentu, status hukum merek yang tidak jelas dapat menjadi hambatan.

Bagaimana Strategi Mengelola Merek Agar Tetap Terlindungi?

Bagi perusahaan yang memiliki banyak merek atau sedang melakukan ekspansi, pengelolaan merek perlu dilakukan secara aktif.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan:

1. Gunakan Merek Secara Konsisten

Pastikan merek benar-benar digunakan dalam kegiatan perdagangan sesuai kelas barang dan jasa yang didaftarkan.

2. Simpan Bukti Penggunaan Merek

Dokumentasikan penggunaan merek seperti:

• kemasan produk;

• materi promosi;

• transaksi penjualan;

• katalog;

• website;

• marketplace.

3. Lakukan Audit Portofolio Merek

Perusahaan perlu mengevaluasi:

• merek yang masih digunakan;

• merek yang tidak lagi relevan;

• kelas merek yang perlu diperluas;

• potensi risiko sengketa.

Kesimpulan

Kasus Twitter.now menunjukkan bahwa merek bukan hanya persoalan pendaftaran, tetapi juga bagaimana hak tersebut dikelola setelah diperoleh.

Di Indonesia, merek terdaftar yang tidak digunakan selama lima tahun berturut-turut dapat menjadi objek gugatan penghapusan berdasarkan Pasal 74 UU Merek.

Namun, pihak lain tidak dapat langsung mengambil alih merek tersebut hanya karena melihat merek sudah tidak aktif digunakan. Status pendaftaran dan kondisi hukumnya tetap harus diperiksa melalui mekanisme yang berlaku.

Bagi bisnis yang sedang bertumbuh, merek merupakan aset strategis yang perlu dikelola seperti aset perusahaan lainnya. Perlindungan merek bukan hanya tentang mendaftarkan, tetapi juga memastikan merek digunakan dan memiliki strategi pengelolaan jangka panjang.

Sengketa penghapusan merek membutuhkan pembuktian komersial dan argumentasi hukum tingkat tinggi. Amankan portofolio HKI Anda dan eksekusi strategi litigasi secara presisi bersama IP Consultan dari Smartlegal.id! 

Author: Nasywa Azzahra

Editor:  Dwiki Julio