PUMA Kalah Dari Merek Lokal, Bagaimana Perlindungan Merek Terkenal

“Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangan hukumnya, bahwa permohonan pemeriksaan PK yang diajukan oleh PUMA tidak beralasan hukum”.

Perusahaan perlengkapan olahraga ternama yang memiliki logo khas singa gurun atau dikenal sebagai PUMA, kalah melawan merek lokal PUMADA yang dimiliki oleh Muhammad Kimianto asal Cipindo, Tangerang.

Dilansir dari Detik News, bahwa kekalahan sengketa Merek ini tertulis jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) yang diucapkan pada (16/01/2022). Kasus ini bermula ketika perusahaan asal jerman yang didirikan oleh Eudolf Dassler mengklaim, bahwa Merek PUMADA secara itikad buruk (bad faith) meniru Merek PUMA yang dapat menyesatkan konsumennya. 

Sebelumnya pada (21/07/2022), kedua pihak ini telah bersengketa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang diajukan oleh pihak Merek PUMA. Akan tetapi MA tidak mengabulkan gugatan  tersebut dan menghukum pihak Merek PUMA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.800.000,00-. Selanjutnya Pihak dari Merek PUMA pun tidak melanjutkan perselisihan hak atas Merek tersebut.

Tepat pada (25/01/2022) pihak dari PUMA mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA untuk memperjuangkan perlindungan hak atas Mereknya. Namun sayangnya, permohonan PK tersebut ditolak oleh MA dan menghukum pihak PUMA untuk kembali membayar biaya perkara dalam permohonan PK sebesar Rp10.000.000,00-.

Baca juga: Apakah Semua Merek Asing Merupakan Merek Terkenal?

Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangan hukumnya, bahwa permohonan pemeriksaan PK yang diajukan oleh PUMA tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Di sisi, Majelis juga berpendapat bahwa Merek PUMA tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek PUMADA milik Muhammad Kimianto. Hal ini dikarenakan menurut Majelis penulisan secara tekstual milik PUMADA tidak sama dengan penulisan secara tekstual milik PUMA, kecuali jika ada spasi di antara PUMA dan DA imbuhnya.

Adanya penafsiran secara subjektif oleh Majelis Hakim inilah, justru mengancam adanya kepastian perlindungan hukum Merek Terkenal. Lalu sejauh mana sistem hukum di Indonesia memberikan perlindungan terhadap Merek Terkenal?

Perlindungan Hukum Merek Terkenal

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) tidak memberikan definisi Merek Terkenal dengan pasti. Akan tetapi, Merek Terkenal disinggung dalam Pasal 21 Ayat (1) UU Merek sebagai berikut:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

• Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
• Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
• Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
• Indikasi Geografis terdaftar.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b UU Merek dijelaskan bahwa:

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Baca juga: Ini Lho Kriteria yang Bisa Dianggap Merek Terkenal

Kemudian dalam Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016) memberikan kualifikasi merek terkenal sebagai berikut:

1. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
2. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
3. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
4.  jangkauan daerah penggunaan Merek;
5. jangka waktu penggunaan Merek;
6. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
7. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
8. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
9. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Perlu diperhatikan pemilik merek harus membuktikan terlebih dahulu, jika merek yang dimiliki telah memenuhi kualifikasi merek terkenal. Apabila pemilik merek tidak bisa membuktikannya, maka mereknya tidak dianggap sebagai merek terkenal.  

Anda bingung cara mendaftarkan merek? Ingin mengurus pendaftaran merek Anda tanpa ribet? Serahkan saja kepada kami. Segera hubungi SmartLegal.id melalui tombol di bawah ini. 

Author: Mochammad Abizar Yusro

Editor: Dwiki Julio