Cek Merek Dagang? Ini 5 Kriteria Hindari Persamaan Pada Pokoknya

“Cek merek dagang Anda sebelum mendaftarkan merek untuk meminimalisir penolakan dari DJKI”

Perkembangan bisnis yang kian pesat menuntut para pelaku usaha untuk terus berinovasi mencari cara agar terhubung secara emosional dengan pelanggan dan/atau calon pelanggannya. 

Karena memiliki nilai penting dalam bisnis, merek perlu mendapatkan perlindungan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan terhadap merek dapat dilakukan melalui permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Baca juga:  Pendaftaran Merek Memangnya Penting Buat Bisnis?

Permohonan pendaftaran merek tidak serta merta dapat dimohonkan begitu saja, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Salah satunya mengenai merek dapat ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan: (Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG))

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau yang sudah dimohonkan lebih dulu untuk barang dan/atau jasa sejenis; 
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 
3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis; atau
4. Indikasi Geografis terdaftar. 

CEO Smartlegal.id sekaligus Konsultan Kekayaan Intelektual, Asharyanto, membagikan pengalamannya berikut 5 parameter yang dapat digunakan untuk cek merek dagang Anda agar terhindar dari “Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”:

Persamaan Konsep

Persamaan konsep menjadi parameter penting karena digunakan sebagai daya pembeda untuk menghindari kesan persamaan dari aspek bentuk (tulisan dan/atau elemen grafis), cara penempatan (mulai dari tata letak huruf, angka, elemen grafis atau gambar), susunan warna, hingga kombinasi antara beberapa unsur seperti bentuk, warna dan unsur lainnya.

Persamaan Visual

Parameter ini akan menjadi kesan pertama yang dilihat oleh indera, kita dapat langsung ‘jatuh cinta’ pada merek, mempercayai mereka, dan percaya pada keunggulan mereka hanya melihat “visual sebuah merek”. 

Kemudian melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 254/K/Pdt/1989 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 376/K/Pdt/1989 menjelaskan bahwasannya merek harus dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang bulat, tanpa mengadakan pemecahan atas bagian dari merek-merek tersebut.

Namun, dalam memvisualisasikan merek, tanda atau elemen grafis yang digunakan tidak boleh terlalu sederhana maupun terlalu rumit supaya ciri khas atau keunikan dari sebuah merek dapat dengan mudah dilihat dan dipahami oleh banyak orang (penjelasan Pasal 20 huruf e UU MIG).

Persamaan Bunyi Ucapan (sound similarity)

Parameter sound similarity bisa dinilai berdasarkan kesamaan bunyi atau suara yang dianggap mirip dalam penyebutan suatu kata. 

Untuk menghindari adanya persamaan ini, biasanya pelaku bisnis “mengakali” bunyi ucapan ini dengan menambahkan kata, seperti kata serapan dari bahasa asing. Tetapi hal ini tidak serta merta bisa menjamin permohonan merek diterima begitu saja. 

Sehingga, agar terhindar dari penolakan permohonan merek, parameter persamaan bunyi ucapan menjadi salah satu poin penting agar menghindari ‘persamaan pada pokoknya’. Klik disini untuk cek merek dagang Anda.

Persamaan Kelas atau Sub-Kelas

Pemilihan kelas dan/atau sub-kelas yang tepat dan sesuai menjadi parameter terpenting sebelum melakukan permohonan merek ke DJKI. 

Terkadang banyak pelaku bisnis yang melakukan kesalahan dalam mengajukan permohonan merek, seperti:

1. Mengajukan merek yang sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasanya;
2. Memilih sub kelas merek terlalu banyak. Idealnya, satu kelas merek terdiri dari 10 sampai 20 sub-kelas. Hal ini supaya proses pemeriksaan lebih cepat dan tidak memperluas cakupan merek pembanding. Namun apabila masih ingin memiliki sub kelas lebih banyak, disarankan untuk memilih kurang dari 40 sub-kelas;
3. Memilih kelas dan sub-kelas yang tidak sesuai dengan model bisnis maupun produk barang dan/atau jasa yang dijual.

Baca juga: Sengketa Merek: GUCCI Kalah Dari Brand Lokal Asal Jepang, Kok Bisa?

Lebih lanjut, persamaan kelas dan/atau sub kelas dapat dinilai dari tujuh segi, diantaranya:

1. Sifat;
2. Tujuan dan metode penggunaan;
3. Komplementaritas;
4. Kompetisi;
5. Saluran distribusi;
6. Konsumen yang relevan; atau
7. Asal produksi.

Permohonan diajukan dengan Itikad Baik

Salah satu faktor Permohonan merek ditolak adalah apabila pengajuan dilakukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (Pasal 21 ayat (3) UU MIG). Adapun kualifikasi itikad tidak baik dapat dilihat dari dua aspek, yakni:

1. Kesengajaan dan niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek terdaftar milik pihak lain;
2. Berada dalam kelas yang sama sehingga terjadi dan/atau menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Sebagai informasi, 5 (lima) parameter diatas dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir ‘persamaan pada pokoknya’ dan memperbesar kans bagi permohonan merek untuk dapat terdaftar. Namun, terdaftar atau ditolaknya permohonan merek merupakan kewenangan dari DJKI. 

Merek Anda dapat usul tolak? Jangan lama-lama dibiarkan, serahkan saja kepada kami untuk membantu membuat tanggapan usulan penolakan merek Anda. Hubungi Smartlegal.id sekarang juga. 

Author: Hana Wandari 

Editor: Dwiki Julio