Sengketa Merek: Superman DC Akhirnya Menang Melawan Superman Wafer

“DC Comics menangkan gugatan sengketa merek Superman dari perusahan wafer Indonesia.”

DC Comics akhirnya memenangkan gugatan atas sengketa merek “Superman.” Sebelumnya merek “Superman” telah terdaftar atas nama PT Marxing Fam Makmur (tergugat). Dimana PT Marxing Fam Makmur menggunakan merek “Superman” untuk produk wafer miliknya.

Sebelumnya pada tahun 2018 lalu, DC Comics sempat mengajukan gugatan kepada PT Marxing Fam Makmur, tetapi gugatan yang diajukan DC Comics ditolak. Namun DC Comics tidak menyerah begitu saja, Pada  27 Mei 2020 ia kembali menggugat PT Marxing Fam Makmur. Gugatan tersebut diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Baca juga: Langkah Hukum Yang Bisa Dilakukan Jika Merek Anda Digunakan Orang Lain Tanpa Izin

Berbeda dari sebelumnya, DC Comics akhirnya memenangkan sengketa merek “Superman.” Berdasarkan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst menyatakan merek “Superman” milik DC Comics sebagai merek terkenal. Selain itu, pengadilan menyatakan pendaftaran merek “Superman” atas nama PT Marxing Fam Makmur dilakukan atas dasar unsur itikad tidak baik. 

Suatu merek untuk dapat dikatakan merek terkenal harus memenuhi salah satu kriteria merek terkenal. Penentuan kriteria merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. 

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat konsumen yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap produk merek terkenal. Selain itu, bisa juga masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik terhadap produk merek terkenal.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham Merek) penentuan merek terkenal harus memenuhi salah satu ketentuan berikut:  

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
3. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/jasa di masyarakat;
4. Jangkauan daerah penggunaan merek;
5. Jangka waktu penggunaan merek;
6. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
7. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
8. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
9. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Selain itu, kriteria merek terkenal juga dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 022K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002, sebagai berikut:

1. Tingginya pengetahuan masyarakat umum mengenai merek dalam bidang usaha yang bersangkutan.
2. Tingginya reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar atau besar-besaran, dan investasi di berbagai negara yang dilakukan oleh pemilik merek
3. Adanya bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara. 

Kemudian, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995 menyatakan:

“Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara”

Dari penjelasan tersebut pemilik merek terkenal harus membuktikan mereknya telah memenuhi salah satu kriteria merek terkenal. Pembuktiannya yang paling menonjol dapat dilihat dari bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara. Dalam gugatan DC Comics pun juga melampirkan pendaftaran merek “Superman” milik mereka di berbagai negara. 

Baca juga: Belajar Dari Kasus Merek Caberg: Ingat Merek Terkenal Pun Tetap Harus Didaftarkan

Sebagai informasi, merek terkenal memiliki kelebihan berupa mendapatkan perlindungan meski belum terdaftar. Namun, suatu merek untuk bisa dikatakan sebagai merek terkenal harus memenuhi salah satu kriteria merek terkenal.

Pembuktian tersebut dilakukan dengan melihat salah satu atau lebih kriteria merek terkenal yang ada di Pasal 18 ayat (3) Permenkumham Merek. 

Secara teori untuk memenuhi kriteria merek terkenal terlihat mudah. Namun, secara prakteknya untuk membuktikan sebagai merek terkenal harus dapat memberikan bukti yang sangat kuat. Bahkan DC Comics sempat kalah dalam gugatan sebelumnya dimana dalam gugatannya mereka meminta jika merek “Superman” mereka merupakan merek terkenal. 

Oleh karena itu, sebaiknya pemilik merek tetap melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Meskipun merasa mereknya termasuk kriteria dari merek terkenal.  Hal ini sebagai upaya memitigasi risiko agar tidak mengalami hal serupa yang dialami oleh DC Comics. 

Jadi, jangan menunda-nunda untuk daftarkan merek Anda ya! Segera daftarkan merek Anda sebelum ditikung kompetitor. Anda masih bingung cara daftar merek? Biarkan kami mengurus pendaftaran merek Anda. Hubungi Smartlegal.id melalui tombol di bawah ini. 

Author: Dwiki Julio Dharmawan