Hati-Hati! Pakai Merek Yang Mirip Merek Terkenal Perusahaan Luar Bisa Kena Sanksi

“Sanksi yang dapat menimpa perusahaan yang menggunakan merek mirip dengan merek terkenal tanpa izin adalah pidana penjara dan pidana denda”

Merek merupakan salah satu aset dalam dunia perdagangan yang dilindungi oleh hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, melalui merek suatu perusahaan telah mendapatkan tempatnya sendiri di masyarakat.

Apabila merek yang dimilikinya telah dikenal luas, maka semakin besar resiko merek tersebut untuk ditiru atau bahkan disalahgunakan oleh pihak lain jika belum didaftarkan. Maka dari itu, penting bagi para pengusaha di Indonesia untuk melindungi merek mereka dengan cara melakukan pendaftaran. Lantas bagaimana dengan merek terkenal yang dimiliki perusahaan asing? Apakah memiliki perlindungan di Indonesia?

Pada hakikatnya, suatu merek di Indonesia hanya mendapat perlindungan hukum apabila merek tersebut telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), mengingat Indonesia menganut sistem First to file atau pendaftaran pertama kali untuk pendaftaran merek. Artinya, meskipun suatu perusahaan multinasional merupakan pengguna pertama dari suatu merek, hak eksklusif tetap tidak dapat diberikan jika mereknya belum didaftarkan di Indonesia, kecuali jika merek tersebut merupakan “Merek Terkenal”.

Merek terkenal tidak sama seperti merek biasa karena jangkauannya yang lebih luas, yakni mencakup level internasional. Tercatat bahwa, sejak tahun 1992 Indonesia telah menerapkan perlindungan hukum bagi perusahaan asing dengan merek terkenal termasuk yang belum didaftarkan di Indonesia.

Baca juga: Ini 4 Keuntungan Memiliki Merek Terkenal

Bentuk perlindungan yang dimaksud, antara lain seperti hak untuk menggugat perusahaan terdaftar di Indonesia yang diduga menggunakan merek yang mirip atau sama dengan merek milik perusahaan asing atau merek terkenal tersebut. Gugatan yang dimaksud adalah gugatan pembatalan terhadap merek milik perusahaan tersebut ke pengadilan niaga (Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau UU Merek).

Selain itu, perusahaan asing dengan merek terkenal juga mendapat perlindungan dari merek dengan jenis atau kelas barang yang berbeda (Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Merek). Artinya, dalam hal ini perlindungan atas merek terkenal tidak terbatas hanya pada jenis barang atau jasa yang sama saja, namun juga pada jenis barang dan jasa lainnya.

Terakhir, perusahaan asing dengan merek terkenal juga dapat mengajukan gugatan berupa permintaan ganti rugi atau penghentian seluruh kegiatan perusahaan yang menggunakan merek yang menyerupai atau sama dengan mereknya ke Pengadilan Niaga. Gugatan itu dapat diajukan terhadap perusahaan dengan merek dari barang atau jasa yang sejenis dengan barang atau jasa yang diperdagangkannya (Pasal 83 UU Merek).  

Namun, hanya karena suatu merek dimiliki oleh sebuah perusahaan multinasional bukan berarti merek tersebut dapat dikatakan sebagai merek terkenal. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permen Merek), di Indonesia suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal jika memenuhi salah satu dari beberapa kriteria yang meliputi:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat (sebagai merek terkenal);
2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan (dari penggunaan merek tersebut);
3. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut (peredarannya luas di masyarakat;
4. Jangkauan daerah penggunaan merek (lintas negara);
5. Jangka waktu penggunaan merek;
6. Intensitas dan promosi merek;
7. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
8. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek (pengakuan sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang); atau
9. Nilai yang melekat pada merek (reputasi dan jaminan terhadap kualitas barang dan/atau jasa merek tersebut).

Meski demikian, pada praktiknya pengakuan atas suatu merek sebagai merek terkenal harus dilakukan dengan pembuktian bahwa merek tersebut telah memenuhi satu atau lebih kriteria di atas.  Artinya, meskipun suatu perusahaan merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia baik dari segi volume penjualan maupun pangsa pasarnya,  tidak dapat dikatakan begitu saja bahwa mereknya merupakan merek terkenal sebelum mendapat pengakuan dari negara.

Sebagai contoh, pada kasus sengketa merek antara Lexus (Toyota) melawan Sepatu ProLexus, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakarta Pusat) memutus bahwa gugatan Lexus tidak diterima karena ProLexus telah lebih dulu mendaftarkan mereknya sebelum Lexus mendaftarkan mereknya di Indonesia. Maka dari itu, untuk memastikan perlindungannya di Indonesia, pemilik merek tetap harus mendaftarkan mereknya meskipun perusahaannya (secara relatif) merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia.

Sanksi Pidana

Dalam hal suatu perusahaan telah terbukti melanggar hak atas merek yang sudah terdaftar sebelumnya termasuk merek terkenal, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun sanksi pidana yang dimaksud dapat berupa pidana penjara atau pidana denda.

Baca juga: Menggunakan Merek Yang Sama dengan Milik Orang Lain? Ini Akibatnya!

Untuk setiap perusahaan yang telah terbukti menggunakan merek yang sama secara keseluruhannya tanpa hak untuk itu, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda 2 miliar rupiah. Sedangkan, bagi perusahaan yang tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya (menyerupai) merek lain, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 2 miliar rupiah (Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU Merek).

Anda ingin mendaftarkan merek yang anti ribet? Serahkan saja kepada kami untuk kemudahan pendaftaran merek Anda. Hubungi Smartlegal.id melalui tombol di bawah ini sekarang juga.

Author: Muhammad Fa’iz Nur Abshar