Sengketa Merek GBRacing, Bagaimana Jika Merek Terkenal Sudah Didaftarkan Pihak Lain?

“Dari sengketa merek GBRacing kita belajar tidak perlu khawatir jika merek didaftarkan pihak lain di Indonesia, asal mengetahui langkah hukum yang bisa ditempuh.”

Pemilik merek terkenal sering kali menemukan kendala saat hendak mendaftarkan mereknya di Indonesia, karena merek serupa sudah didaftarkan pihak lain. Situasi ini memang umum terjadi, namun tidak perlu membuat Anda takut. Hukum Indonesia memberikan perlindungan kuat bagi merek terkenal, meskipun belum terdaftar secara resmi di Indonesia.

Kasus sengketa merek GBRacing menjadi contoh nyata bagaimana hak tersebut dapat diperjuangkan. Lewis Banks, Ltd., pemilik merek terkenal GBRacing, berhasil membatalkan pendaftaran merek serupa yang didaftarkan pihak lain dengan itikad tidak baik. Kasus ini membuktikan bahwa perlindungan hukum tetap ada dan bisa ditegakkan.

Melalui kasus ini, hukum merek di Indonesia memberikan perlindungan kepada merek terkenal meskipun belum terdaftar. Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik, tanpa terhalang oleh batas waktu.

Dengan memahami kasus GBRacing, Anda akan tahu langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi merek terkenal Anda dari pendaftaran oleh pihak lain. Untuk mengetahui lebih lanjut, simaklah pembahasan lengkap artikel ini.

Baca juga: Belajar Dari Kasus Sengketa Merek GOTO dan GoTo Seberapa Penting Daya Pembeda Dalam Merek?

Kasus Sengketa Merek GBRacing 

Kasus ini merupakan sengketa merek antara perusahaan suku cadang motor asal Inggris, LEWIS BANKS, Ltd. sebagai Penggugat melawan individu asal Malaysia, Ng Tiong Sew sebagai Tergugat. LEWIS BANKS, Ltd. adalah pemilik sah merek terkenal “GBRacing” yang telah digunakan dan terdaftar di berbagai negara sejak 2008.

Saat hendak mendaftarkan merek tersebut di Indonesia, Penggugat mendapati bahwa pendaftaran tidak dapat dilakukan karena Tergugat telah lebih dulu mendaftarkan merek yang sangat mirip yaitu “GB Racing Premier Motorcycle Protection”. 

Merek Tergugat terdaftar di DJKI dengan nomor IDM000759778 dalam kelas 12 untuk suku cadang dan aksesoris sepeda motor. Unsur dominan “GB Racing” pada merek tersebut dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “GBRacing” milik Lewis Banks, Ltd., meskipun terdapat tambahan kata “Premier Motorcycle Protection”.

Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek tersebut pada 13 Februari 2024 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penggugat beralasan bahwa “GBRacing” adalah merek terkenal yang telah terdaftar dan digunakan secara luas di berbagai negara, dan bahwa pendaftaran oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik untuk memanfaatkan reputasi merek yang telah ada.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi DJKI yang menyatakan merek Tergugat terdaftar dengan itikad baik dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan pembatalan seharusnya diajukan selambat-lambatnya 21 Juli 2023 sehingga telah melewati jangka waktu daluwarsa lima tahun. Putusan ini membuat perkara berhenti di tahap awal tanpa memeriksa pokok sengketa.

Atas putusan tersebut penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusan No. 425 K/Pdt.Sus-HKI/2025, MA membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan mengadili sendiri perkara tersebut. MA menegaskan bahwa daluwarsa lima tahun tidak berlaku untuk gugatan pembatalan merek yang diajukan dengan dasar itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek).

Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa “GBRacing” merupakan merek terkenal berdasarkan bukti pendaftaran di luar negeri sejak 2008, intensitas penggunaan, dan reputasi globalnya. Selain itu, MA menilai pendaftaran merek Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat dan berpotensi menyesatkan konsumen.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan untuk sebagian, menyatakan Lewis Banks, Ltd. sebagai pihak yang berhak atas merek “GBRacing” di Indonesia, membatalkan pendaftaran merek “GB Racing Premier Motorcycle Protection” dengan nomor IDM000759778, serta memerintahkan DJKI untuk mencoret pendaftaran tersebut dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Pelajari juga kasus sengketa merek antara BYD dan BMW dalam artikel Drama berlanjut Sengketa Merek Denza Belum Usai, Kini BYD Digugat BMW

Apa Itu Merek Terkenal (Well-Known Mark)?

Merek terkenal adalah merek yang dikenal luas oleh masyarakat dan memiliki reputasi yang tinggi, baik secara nasional maupun internasional. Ketenaran merek biasanya terbentuk dari penggunaan yang konsisten, promosi yang intensif, reputasi yang baik, dan keberadaan di banyak negara.

Asharyanto Hermanto, Konsultan Kekayaan Intelektual Smartlegal Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, berpendapat:

Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 21 ayat (1)  huruf b UU Merek. Ketentuan ini menyatakan permohonan merek akan ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain.

Sebuah merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal jika memenuhi kriteria berikut ini (Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016)):

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek di bidang usahanya.
2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek.
3. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat.
4. Jangkauan daerah penggunaan merek.
5. Jangka waktu penggunaan merek.
6. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi untuk promosi.
7. Pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek di negara lain.
8. Tingkat keberhasilan penegakan hukum, khususnya pengakuan sebagai  merek  terkenal  oleh lembaga yang berwenang.
9. Nilai yang melekat pada merek karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa.

Baca juga: Cara Pendaftaran Merek untuk Bisnis Beserta Syarat dan Biayanya

Bagaimana Cara Menggugat Pembatalan Merek Meski Belum Terdaftar di Indonesia?

Pemilik merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap bisa menggugat pembatalan merek yang sudah didaftarkan pihak lain. Hak ini dimiliki oleh pihak yang berkepentingan, misalnya jika merek yang didaftarkan pihak lain memiliki kemiripan dengan merek terkenal (Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek).

Sebelum menggugat, pemilik merek terkenal yang belum terdaftar harus mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Menteri (Pasal 76 ayat (2) UU Merek). Setelah permohonan diajukan, gugatan pembatalan dapat dilayangkan ke Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek yang terdaftar (Pasal 76 ayat (3) UU Merek).

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek (Pasal 77 ayat (1) UU Merek). Namun, pemilik merek terkenal mendapatkan perlindungan tambahan jika pendaftaran merek oleh pihak lain dilakukan dengan itikad tidak baik, gugatan dapat diajukan kapan saja tanpa batas waktu (Pasal 77 ayat (2) UU Merek).

Langkah yang dapat ditempuh pemilik merek terkenal yang belum terdaftar meliputi:

1. Mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Kepada Menteri: Permohonan ini menjadi syarat awal sebelum mengajukan gugatan pembatalan (Pasal 76 ayat (2) UU Merek).
2. Mengumpulkan Bukti Status Merek Terkenal: Bukti dapat berupa sertifikat pendaftaran merek di luar negeri, data penggunaan merek secara luas, kegiatan promosi, pemberitaan media, hingga penghargaan yang pernah diterima.
3. Membuktikan Adanya Persamaan Pada Pokoknya: Menunjukkan kemiripan elemen dominan antara merek pihak lain dengan merek terkenal, baik dari segi visual, bunyi, maupun konsep. 
4. Membuktikan Adanya Itikad Tidak Baik: Membuktikan bahwa pihak yang mendaftarkan merek sengaja memanfaatkan ketenaran merek tersebut untuk keuntungan sendiri atau untuk merugikan pemilik aslinya.
5. Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Niaga: Gugatan diajukan kepada pihak yang mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik sekaligus mengajukan permohonan pencoretan merek di DJKI serta memintanya diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Kini Pemerintah menargetkan percepatan pendaftaran merek, simak ulasannya dalam artikel Update Terbaru Kemenkum Tetapkan Lama Pendaftaran Merek Paling Lama 6 Bulan

Analisis Kasus Sengketa Merek GBRacing 

Lewis Banks Ltd., selaku pemilik merek “GBRacing”, membuktikan bahwa merek tersebut adalah merek terkenal yang memiliki konsumen tetap dan telah terdaftar di negara asalnya sejak tanggal 16 Januari 2008 serta terdaftar di 21 negara, termasuk Inggris, Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan China.

Penggugat menunjukkan bahwa produk “GBRacing” telah didistribusikan secara masif dan terus menerus di berbagai negara. Promosi dilakukan melalui iklan katalog, media cetak, media elektronik, serta platform digital seperti situs resmi, YouTube, dan media sosial. Konsistensi distribusi dan promosi ini memperkuat pengakuan publik terhadap merek “GBRacing”, sehingga memenuhi kriteria sebagai merek terkenal.

Penggugat juga membuktikan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek “GBRacing Premier Motorcycle Protection” milik Tergugat dengan merek GBRacing milik Penggugat, baik dari segi gaya penulisan, kombinasi warna merah-biru-hitam, hingga desain logo dengan elemen garis melengkung yang khas. Kesamaan ini juga terlihat pada pengucapan merek yang hampir identik dan jenis barang yang sama, yaitu sparepart sepeda motor. 

Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat mendaftarkan mereknya dengan tujuan meniru atau mendompleng ketenaran merek Penggugat demi keuntungan usahanya. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen serta memicu persaingan usaha tidak sehat, sehingga menjadi indikasi kuat adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek tersebut.

Dengan bukti-bukti tersebut, Penggugat memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan merek Tergugat meski merek “GBRacing” belum terdaftar di Indonesia, dengan syarat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Menteri terlebih dahulu. 

Langkah ini menegaskan bahwa hak atas merek terkenal tetap dapat dilindungi dan ditegakkan melalui prosedur pembatalan, sekalipun belum melakukan pendaftaran di Indonesia.

Merek terkenal Anda didaftarkan pihak lain?Jangan khawatir, konsultasikan segera dengan Smartlegal.id, kami akan membantu urusan pembatalan pendaftaran merek dan perlindungan hukum merek Anda. 

Author: Pudja Maulani Savitri

Editor: Genies Wisnu Pradana

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xufmILFAcwIgVA9tA884cxGrccdM-zDJ