Pendaftaran merek Asing di Indonesia, Emang Bisa?

Daftar Isi

“Perlindungan hak atas merek bersifat teritorial, sehingga perlu diadakan pendaftaran merek asing di setiap negara dimana produk tersebut diedarkan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.”

Adanya kebutuhan perdagangan secara global membuka kesempatan bagi para pelaku usaha untuk menjadi agen distributor antar Negara. Sehingga distributor tersebut menerima hak untuk menggunakan merek dari suatu perusahaan asing pemegang hak atas merek di negaranya untuk dapat menggunakan merek tersebut di Indonesia.

Misalnya, Anda adalah seorang pemegang merek COCO dari perusahaan asing asal Singapura yang ditunjuk sebagai distributor tunggal di Indonesia. Lantas, perlu gak sih mendaftarkan lagi merek COCO di Indonesia? mengingat di negara asal merek tersebut sudah didaftarkan, bagaimana pula dengan perjanjian lisensinya?

Hak atas merek

Perlu kita pahami terlebih dahulu definisi dari hak atas merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”):

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Nah, perlindungan hak atas merek ini bersifat teritorial. Artinya, perlindungan hak atas merek hanya berlaku di negara merek tersebut terdaftar. Sehingga, merek COCO yang sudah terdaftar di Singapura hanya mendapatkan perlindungan hukum di Singapura saja, sementara di Indonesia merek tersebut tidak dilindungi oleh Hukum Indonesia.

Dengan demikian, apabila terhadap merek tersebut ingin diberikan perlindungan hukum di Indonesia sehingga tidak dapat digunakan oleh pihak-pihak lain, maka merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia (“Ditjen KI”) Perlindungan hukum merek melalui hak atas merek baru akan berlaku setelah merek tersebut didaftarkan (Pasal 3 UU MIG).

Tak perlu khawatir, ketika suatu negara telah menjadi anggota Protokol Madrid, para pengusaha dapat mendaftarkan merek dagangnya di 191 negara anggota World Intellectual Property Organization (WIPO).

Di Indonesia sendiri, hal ini sudah disahkan dengan pengundangan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating to The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Mark, 1989 (Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran merek Secara Internasional, 1989) (“Perpres 92/2017”).

Pendaftaran merek asing di Indonesia

Lebih lanjut, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 52 ayat (4) UU MIG, maka ketentuan lebih lanjut mengenai Madrid Protocol diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran merek Secara Internasional (“PP 22/2018”).

Dalam Pasal 10 PP 22/2018, diatur sebagai berikut:

Menteri menerima Pendaftaran Internasional dari Biro Internasional.
Setelah menerima Pendaftaran Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pengumuman.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Terhadap Pendaftaran Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerima biaya Pendaftaran Internasional dari Biro Internasional.

Dalam UU MIG, telah diatur juga mengenai permohonan pendaftaran merek internasional dalam Pasal 52 ayat (1) UU MIG. Penting untuk dibahas bahwa permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa:

Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri Hukum dan HAM (“Menteri”); atau
Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.

Biro Internasional disini yang dimaksud adalah Organisasi Kekayaan Intelektual Sedunia (World Intellectual Property Organization) (Pasal 1 angka 3 PP 22/2018). Selanjutnya setelah merek tersebut didaftarkan, akan dilakukan pemeriksaan substantif sesuai dengan ketentuan UU MIG (Pasal 12 PP 22/2018)

Kemudian Menteri menyampaikan hasil pemeriksaan substantif yang dapat berupa didaftar atau ditolak kepada Biro Internasional dalam jangka waktu paling lambat 18 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan Pendaftaran Internasional (Pasal 13 PP 22/2018).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 PP 22/2018, dalam hal hasil pemeriksaan substantif Pendaftaran Internasional di daftar, Menteri:

Menyampaikan pernyataan pemberian pelindungan kepada Biro Internasional;
Menerbitkan sertifikat merek; dan
Melakukan pengumuman di dalam Berita Resmi merek.

Jadi, perusahaan asing asal Singapura yang memegang hak atas merek COCO tersebut wajib mendaftarkan mereknya di Indonesia melalui cara Pendaftaran Internasional menurut Madrid Protocol sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu, baru mengadakan perjanjian lisensi dengan Anda sebagai distributor tunggal di Indonesia.

Perjanjian lisensi

Lebih lanjut, perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya. Perjanjian lisensi dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi merek (Pasal 42 ayat (3) dan (4) UU MIG)

Penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan bagaimana pemilik merek menggunakan mereknya di Indonesia (Pasal 44 UU MIG).

Izin edar makanan

Kemudian, apabila produk yang hendak didaftarkan adalah merupakan produk makanan dan/atau obat-obatan, maka perlu didaftarkan juga ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk dilakukan pengkajian terlebih dahulu sebelum produk tersebut dapat diedarkan di Indonesia.

Mau mendaftarkan merek dagang Anda tanpa ribet? Kami dapat membantu Anda! Yuk segera hubungi SmartLegal.id melalui tombol dibawah ini!

Author: Sekar Dewi Rachmawati