Kasus Merek Hugo Boss Menang Lawan Pengusaha Lokal

“Kasus merek Hugo Boss menang melawan pengusaha lokal asal Jakarta setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi”

Perusahaan fashion asal Jerman, Hugo Boss harus kembali berperang di pengadilan untuk menyatakan mereka sebagai pemegang merek Hugo Boss yang sah.

Kali ini Hugo Boss menggugat tujuh merek terdaftar atas nama Anthony Tan (tergugat I), Eric Steven Tan (tergugat II), dan Patty Legana sebagai tergugat III. Dalam gugatannya, ikut digugat pula Kementerian Hukum dan HAM (cq Direktorat Merek).

Sebelumnya pada tahun 2017, Hugo Boss telah memenangkan kasus merek yang melawan Alexander Wong selaku pemilik merek Zegoboss pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hugo Boss mempermasalahkan terkait nama “Boss” pada merek Zegoboss dan Zegoboss Platinum.

Kali ini Hugo Boss menilai terdapat beberapa merek asal Indonesia yang didaftarkan atas itikad tidak baik. Adapun deretan merek yang dimaksud adalah Hugo Select Line, Hugo Selectline+Lukisan, dan Hugo Selection (milik tergugat I).

Kemudian, merek Hugo Classic dan Hugo Man (tergugat II), Hugo Active dan Hugo Street (tergugat III). Hugo Boss meminta pengadilan untuk membatalkan merek terdaftar para tergugat dan menyatakan pihak Hugo sebagai pemegang merek Hugo satu-satunya yang sah.

Namun gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan. Pengadilan menilai bahwa merek Hugo Boss asal Jerman berbeda dengan merek dagang Hugo atas nama Tergugat.

Tak terima dengan putusan tersebut, pihak Hugo Boss membawa kasus merek tersebut di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Hasilnya MA mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan memerintahkan DJKI Kemenkumham melakukan pembatalan merek atas nama tergugat.

Dari kasus tersebut, apa upaya yang dapat dilakukan jika diketahui ada orang lain yang menjiplak merek terdaftar milik orang lain?

Pada era perdagangan bebas maupun perdagangan internasional saat ini, kehadiran merek mempunyai peranan penting dalam kegiatan perdagangan.

Selain menjadi pembeda dengan produk lainnya, merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang ruang lingkupnya mencakup reputasi penggunaan merek (goodwill), sebagai simbol kualitas dan standar mutu yang dapat menembus segala jenis pasar.

Melihat peranannya yang cukup krusial dalam kegiatan perdagangan, setiap negara pada yuridiksinya masing-masing melindungi kepemilikan merek guna mewujudkan aktivitas perdagangan yang adil dan optimal.

Indonesia menganut sistem first-to-file pada sistem pendaftaran merek yang mana seseorang yang melakukan permohonan dan permohonannya diterima lebih dahulu akan memperoleh hak atas merek yang didaftarkan tersebut.

Hak atas merek yang dimaksud adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 1 angka 5 UU Merek).

Bukti kepemilikan hak tersebut berupa sertifikat merek yang dikeluarkan oleh DJKI. Dengan sertifikat merek tersebut, pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut secara pribadi maupun melarang orang lain menggunakan nama merek yang sama terutama dalam jenis kelas barang/jasa yang sama.

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh pemilik merek dalam melindungi merek terdaftar miliknya yang meliputi:

Mengajukan Keberatan
Ketika seseorang melakukan permohonan pendaftaran merek, DJKI akan melakukan pengumuman permohonan dalam berita resmi merek selama 2 bulan. Selama jangka waktu tersebut, setiap pihak berhak untuk mengajukan keberatan secara tertulis ke DJKI. Permohonan tersebut harus disertai dengan alasan yang cukup dan bukti yang kuat bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan peraturan tidak dapat didaftar atau harus ditolak.

Gugatan Perdata
Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak meniru mereknya yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa (Pasal 83 UU Merek):

Gugatan ganti rugi; dan/atau
Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan Pidana
Pemilik merek terdaftar dapat melayangkan gugatan pidana sebagai tindakan paling akhir jika semua metode penyelesaian sengketa tidak tercapai. Bagi setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dijerat dengan ancaman pidana sebagai berikut (Pasal 100 UU Merek :

Bila merek tersebut sama pada keseluruhannya, maka orang tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2 Miliar.
Bila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya, maka orang tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2 Miliar.
Jika melanggar ketentuan diatas dan jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, maka orang tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 Miliar.

Alternatif Penyelesaian Sengketa
Selain melalui jalur pidana dan perdata, pemilik merek dapat menempuh jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa merek yang sedang dia hadapi (Pasal 93 UU Merek). Mekanisme yang dapat ditempuh antara lain:

Negosiasi
Mediasi
Konsiliasi
Cara lain yang dipilih oleh para pihak

Saat ini, terdapat badan khusus yang menangani alternatif penyelesaian sengketa dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, yakni Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Pada dasarnya, BAM HKI adalah lembaga penyelesaian sengketa swasta yang membantu para pihak menyelesaikan sengketa di bidang Kekayaan Intelektual.

Punya permasalahan yang sama? Atau masalah legalitas bisnis lainnya? Konsultasikan saja dengan konsultan yang sudah ahli dari Smartlegal.id. Klik tombol di bawah ini sekarang juga.

Author: Yanuar Ramadhana

Editor: Dwiki Julio