Contoh Kasus Merek Terkenal Starbucks Kopi VS Perusahaan Rokok

“Contoh kasus sengketa merek terkenal dengan perusahaan lokal salah satunya adalah rebutan merek Starbucks kopi melawan perusahaan rokok”

Di balik secangkir kopi Starbucks yang banyak dinikmati oleh masyarakat, nyatanya tersembunyi kisah lain yang cukup menarik dan dapat menjadi pembelajaran bagi para pelaku usaha di Indonesia. Hal ini bisa menjadi salah satu contoh kasus sengketa merek antara Starbucks (Penggugat) melawan PT Sumatra Tobacco Trading (Tergugat).

Berawal dari tahun 2021, Starbucks mengajukan gugatan kepada tergugat perusahaan rokok tersebut. Hal ini dilakukan karena pihaknya menilai bahwa tergugat mendaftarkan dan menggunakan merek “Starbucks” secara tidak sah dan melawan hukum di Indonesia.

Di sisi lain, pihak tergugat berargumentasi bahwa perusahaannya-lah yang terlebih dahulu mendaftarkan merek “Starbucks” di Indonesia. Sehingga, tergugat menilai bahwa dirinya berhak untuk menggunakan merek tersebut.

Sebagaimana diketahui, argumentasi tergugat dalam contoh kasus merek ini erat kaitannya dengan prinsip first-to-file. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang mendaftarkan mereknya lebih dahulu akan mendapatkan perlindungan hak atas mereknya.

Baca juga: Kasus Hak Merek: Amazon VS Perusahaan Peluit, Kok Bisa?

Kendati demikian, majelis hakim pada contoh kasus merek tersebut memutus bahwa penggugat berhak untuk menggunakan merek “Starbucks”. Bahkan tidak hanya menyatakan bahwa penggugat berhak menggunakan merek tersebut, Majelis Hakim juga diketahui memerintahkan pembatalan merek “starbucks” yang dimiliki oleh Tergugat. 

Argumentasi utamanya adalah bahwa walaupun tergugat adalah pihak yang mendaftarkan merek “Starbucks” terlebih dahulu di Indonesia, namun merek milik penggugat diakui sebagai suatu Merek Terkenal.

Apa yang Disebut sebagai Merek Terkenal?

Tidak semua merek dapat asal disebut sebagai merek terkenal. Suatu merek dapat disebut sebagai Merek Terkenal ketika merek tersebut memenuhi salah salah satu syarat sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016), yakni:

1. Pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek di bidang usahanya. 
2. Volume penjualan produk dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek. 
3. Pangsa pasar yang dikuasai. 
4. Jangkauan daerah penggunaan merek. 
5. Jangka waktu penggunaan merek. 
6. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi untuk promosi. 
7. Pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek di negara lain. 
8. Tingkat keberhasilan penegakan hukum, khususnya pengakuan sebagai  merek  terkenal  oleh lembaga yang berwenang. 
9. Nilai yang melekat pada merek karena reputasi dan jaminan kualitas produk. 

Baca juga: Mau Daftarin Merek? Cek Cara Pendaftaran Merek Tahun 2023!

Selain itu, kriteria Merek Terkenal juga terdapat di Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Rl Nomor 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002. Dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim memberi kriteria Merek Terkenal sebagai berikut: 

1. Tingginya pengetahuan masyarakat umum mengenai merek dalam bidang usaha yang bersangkutan. 
2. Tingginya reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar atau besar-besaran, dan investasi di berbagai negara yang dilakukan oleh pemilik merek. 
3. Adanya bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai Negara.

Adapun dalam kasus ini majelis hakim menafsirkan bahwa merek “Starbucks” milik Penggugat adalah Merek Terkenal berdasarkan indikator bahwa merek tersebut telah terbukti didaftarkan di berbagai negara jauh sebelum Tergugat mengajukan pendaftaran mereknya di Indonesia.  Selain itu, Penggugat juga terbukti memiliki bukti promosi yang gencar dan besar-besaran di penjuru dunia.

Belajar dari Kasus Starbucks

Dari kasus ini, pelaku usaha dapat belajar bahwasanya bisa saja merek yang telah didaftarkan lebih dahulu di Indonesia dapat dikecualikan perlindungan first-to-file nya dalam konteks merek tersebut memiliki kesamaan atau kemiripan Merek Terkenal yang baru didaftarkan setelahnya atau bahkan belum didaftarkan di Indonesia. Jika suatu pihak terbukti melanggar hak merek dari suatu Merek Terkenal, maka pihak tersebut dapat dibatalkan pendaftaran mereknya. 

Lebih lanjut, pihak tersebut juga dapat dimintakan ganti kerugian oleh pemilik Merek Terkenal secara keperdataan.

Tidak hanya itu, pemilik merek yang diketahui memiliki kesamaan atau kemiripan dengan Merek Terkenal lainnya juga bisa menghadapi konsekuensi hukuman pidana. Hukuman pidana yang dimaksud tersebut yakni berupa penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 2 miliar rupiah sebagaimana diatur pada Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU Merek.

Kendati demikian, kekhawatiran akan adanya kemiripan merek dengan Merek Terkenal lainnya seharusnya tidak mengenyampingkan fakta bahwa pendaftaran merek adalah hal yang penting untuk dilakukan. 

Dengan mendaftarkan merek, pelaku usaha dapat memperoleh keamanan hukum yang lebih kuat terhadap penggunaan dan pemanfaatan merek oleh pihak lain.

Ingin mendaftarkan merek tanpa ribet? Atau masih bingung tentang cara pendaftaran merek? Percayakan pada kami! Hubungi Smartlegal.id melalui tombol di bawah ini.

Author: Adhityo Adyahardiyanto

Editor: Dwiki Julio