Sengketa 2 Surat Kabar Malang, ini Ketentuan “Persamaan pada Pokoknya” Atas Merek

“Suatu merek dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain apabila terdapat kemiripan yang disebabkan unsur dominan”

Sesuai dengan fungsinya, merek merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pengusaha untuk membedakan produk milik perusahaannya dengan perusahaan lain. Adapun definisi merek secara rinci, dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek).

Berdasarkan ketentuan tersebut, merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Tanda yang dimaksud dapat berupa:

1. Gambar;  
2. Logo;
3. Nama;
4. Kata;
5. Huruf;
6. Angka;
7. Susunan warna (dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi);
8. Suara;
9. Hologram; atau
10. Kombinasi dari 2 atau lebih unsur-unsur tersebut.

Merek tersebut digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan dalam kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1 UU Merek). Maka dari itu, penting bagi pengusaha untuk menjaga hak atas merek miliknya serta tidak melanggar hak atas merek milik pengusaha lain.

Baca juga: Update Kasus Merek Caberg: Caberg Italia Masuk Kategori Merek Terkenal

Pentingnya merek sebagai salah satu aset pengusaha telah memicu berbagai sengketa untuk mempertahankan hak atas merek miliknya masing-masing. Adapun salah satu kasus sengketa merek yang terjadi baru-baru ini adalah antaran perusahaan surat kabar Malang Post dan New Malang Pos.

Dalam sengketa tersebut, pihak Malang Post menggugat New Malang Pos. Karena merek miliknya diduga memiliki “persamaan pada pokoknya” dengan merek milik Malang Post. Dalam gugatannya, pihak Malang Post juga meminta agar tergugat membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepadanya sebesar Rp. 12,9 miliar.

Sementara itu, pihak New Malang Pos beralasan bahwa penggunaan kata “Malang” yang merupakan nama kota dalam suatu merek tidak dapat dimonopoli oleh pihak tertentu, sehingga siapapun berhak untuk menggunakan kata “Malang” dalam mereknya. Lantas kapankah suatu merek dapat dikatakan memiliki “persamaan pada pokoknya” dengan merek lain yang sudah terdaftar?

Terkait hal tersebut, berdasarkan Penjelasan Pasal 21 UU Merek dijelaskan bahwa suatu merek dapat dikatakan memiliki “persamaan pada pokoknya” jika terdapat kemiripan akibat adanya unsur yang dominan dengan merek lain yang sudah didaftarkan. Kemiripan tersebut juga menimbulkan kesan bahwa terdapat persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Selain itu, berdasarkan yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor 2541 K/Pdt/1989 dan 376 K/Pdt/1989 ditetapkan bahwa untuk menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya antar dua merek atau lebih, maka harus dipastikan apakah diantara merek-merek tersebut dapat dipandang secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang bulat. Dalam hal ini, artinya diantara merek-merek tersebut tidak terdapat pemecahan atau unsur pembeda atas suatu bagian dari masing-masing merek tersebut.

Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat kasus lain terkait sengketa merek antara Kilat dan Surat Kilat dalam putusan No.01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memutus bahwa pihak Surat Kilat selaku Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran hak atas merek. 

Baca juga: Mau Daftarkan Merek? Pahami Dulu Kelas Merek Biar Gak Ditolak DJKI!

Majelis Hakim menyatakan bahwa merek “Surat Kilat” milik Tergugat terbukti memiliki “persamaan pada pokoknya” dengan merek “Kilat” milik Penggugat. Kedua merek tersebut juga digunakan untuk jenis dan kelas barang yang sama, yakni plastik

Kembali pada kasus posisi, baik merek Malang Post dan New Malang Pos juga merupakan merek yang digunakan untuk jenis dan kelas barang yang sama, yakni surat kabar. Oleh karena itu, jika merek New Malang Pos telah terbukti memiliki “persamaan pada pokoknya” dengan merek Malang Post yang telah lebih dulu terdaftar, maka Tergugat dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar (Pasal 100 ayat (2) UU Merek).

Meski demikian, masih terlalu cepat untuk mengatakan bahwa merek New Malang Pos memiliki “persamaan pada pokoknya” dengan merek Malang Post. Hal tersebut tergantung pada putusan Majelis Hakim nantinya untuk menilai apakah memang benar terdapat unsur-unsur yang memenuhi adanya “persamaan pada pokoknya” dari kedua merek tersebut.

Anda ingin mendaftarkan merek yang anti ribet? Serahkan saja kepada kami untuk kemudahan pendaftaran merek Anda. Hubungi Smartlegal.id melalui tombol di bawah ini sekarang juga.

 Author: Muhammad Fa’iz Nur Abshar