Ini Dia! Alasan Merek Harus “Beda” agar Terhindar dari Sengketa

“Jika ingin mendaftarkan merek maka merek harus beda karena daya pembeda merupakan unsur terpenting dalam suatu merek yang fungsi utamanya sebagai keunikan atas identitas suatu produk supaya permohonan pendaftaran diterima.”

Ketika melakukan penelusuran untuk menghindari adanya persamaan pada pokoknya untuk merek barang dan/atau jasa sejenis sehingga pendaftaran merek tidak ditolak, maka pengusaha perlu memperhatikan kemiripan yang disebabkan adanya unsur domain antara merek satu dengan merek yang lain.

Karena hal itu dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek. Jadi, apakah merek wajib memiliki unsur yang “berbeda” dari lainnya merupakan hal yang penting agar tidak tertolak saat melakukan pendaftaran?

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu kita pahami bahwa Merek didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) sebagai:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Sehingga, daya pembeda merupakan unsur terpenting dalam suatu merek yang fungsi utamanya sebagai identitas suatu produk atau layanan yang membedakannya dengan produk atau layanan yang lain.

Dikutip dari buku Aspek Hukum Pendaftaran Merek oleh Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita (hal.70-75), kekuatan daya pembeda suatu merek tidak selalu bertahan pada tingkat yang sama. Daya pembeda bisa saja melemah atau bahkan menjadi hilang yang disebabkan antara lain:

Penggunaan dari suatu produk, di mana masyarakat menganggap merek produk yang bersangkutan sebagai keterangan atau identitas barang;
Produk itu dikenal secara luas dan merek produk tertanam dalam benak konsumen secara terus menerus;
Promosi yang tidak tepat dari pemilik merek yang menyebabkan konsumen atau masyarakat menganggap tanda atau merek tersebut hanya sebagai ‘nama’ dari produk dan bukan sebagai penunjuk sumber, maka tanda tersebut telah kehilangan daya pembedanya.

Akibatnya, yang pada mulanya dianggap sebagai daya pembeda merek kemudian menjadi istilah umum di masyarakat.

Sebagai contoh, merek Stabilo yang aslinya adalah STABILO BOSS 3D merupakan salah satu merek terkenal di mana persepsi masyarakat saat akan membeli pena penanda (highlighter), sebagian besar menyebut Stabilo.

Mengutip dari jurnal yang berjudul ‘Pembatalan Merek Terkenal yang Berubah Menjadi Istilah Umum‘ oleh Muhammad Dayyan Sunni dan Mas Rahmah (hal. 494), merek Stabilo telah eksis sejak tahun 1971 dengan berbagai inovasi produk highlighter.

Masih dari sumber yang sama pula (hal. 495), menyatakan seiring perjalanan waktu merek Stabilo semakin terkenal dan menjadikan masyarakat atau konsumen mengasosiasikan begitu erat merek tersebut dengan produk highlighter. Masyarakat atau konsumen terlanjur mengetahui bahwa Stabilo memiliki arti sama dengan highlighter.

Oleh karena itu, merek yang telah terdaftar dan kemudian menjadi istilah umum di masyarakat dapat berpotensi diajukan pembatalan merek.

Perlu diperhatikan, apa saja kriteria merek tidak dapat didaftar berdasarkan Pasal 108 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 20 huruf e dan f UU MIG yakni jika:

Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undang, moralitas agama, kesusilaan,atau ketertiban umum;
Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
Tidak memiliki daya pembeda
Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau
Mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas (Penjelasan Pasal 108 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 20 huruf e UU MIG).

Sedangkan yang dimaksud dengan “nama umum” antara lain merek “rumah makan” untuk restoran, merek “warung kopi” untuk kafe. Adapun “lambang milik umum” antara lain “lambang tengkorak” untuk barang berbahaya, lambang “tanda racun” untuk bahan kimia, “lambang sendok dan garpu” untuk jasa restoran (Penjelasan Pasal 108 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 20 huruf f UU MIG).

Atas alasan di atas, gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek (Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) UU MIG).

Namun gugatan dapat pula diajukan tanpa batas waktu jika ada unsur itikad tidak baik dan/atau merek itu bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 77 ayat (2) UU MIG).

Oleh karena itu, ketidaktahuan pengusaha terkait merek yang digunakan memiliki kesamaan dengan merek terdaftar dapat berakibat permohonan merek ditolak. Hal itu dapat terjadi karena Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat menolak permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar sehingga itu sebabnya merek harus beda.

Ingin mendaftarkan merek dagang anda tanpa ribet? Yuk, Tunggu apa lagi, segera hubungi SmartLegal.id melalui tombol dibawah ini!

Author: Sekar Dewi Rachmawati