Awas! Pahami Konsekuensi Membangun Merek Keluarga jika Tak Mau Kena Hal Ini

Daftar Isi

“Dalam pendaftaran Merek dengan keluarga, pemohon harus memenuhi unsur itikad baik, jika tidak maka DJKI dapat membatalkan permohonan tersebut.”

Kasus sengketa merek Nomor 186 K/Pdt.Sus/2011 dengan terdakwa Wartono Fachrudin Kunardi dituntut untuk membatalkan seluruhnya pendaftaran merek “Sinar Laut” yang mana diketahui bahwa pemilik asli daripada merek tersebut sekaligus penggugat adalah Idahjaty Kusni, ibu kandungnya sendiri.

Penggugat merupakan pendiri dan perintis usaha dagang “Sinar Laut” sejak tahun 1970-an yang menjual baut, mur, sekrup dan alat-alat teknik dibuktikan dengan kepemilikan SIUP dan surat Izin Tempat Usaha yang terdaftar pada kantor pendaftaran perusahaan Kotamadya Jakarta Barat 27 Mei 1991.

Awalnya, Idahjaty Kusni sebagai seorang ibu memperbolehkan anaknya untuk mempergunakan nama dagang tersebut untuk beberapa kegiatan usaha anaknya. Anggapnya nama merek tersebut sudah sebagai “ciri khas” usaha keluarga.

Lalu tiba suatu hari Wartono Fachrudin Kunardi diam-diam tanpa sepengetahuan ibunya pada tanggal 12 November 2008 mendaftarkan merek “Sinar Laut” untuk kelas 6,7,8 dan 35 pada DJKI. Sang ibu yang awam hukum kaget karena sebelumnya memang tidak pernah mendaftarkan mereknya.

Idahjaty Kusni pun mengajukan gugatan pembatalan merek dalam perkara nomor 37/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan mengajukan Surat Keberatan atas Permohonan Merek “SINAR LAUT tanggal 12 November 2008 yang ternyata tidak dihiraukan sama sekali oleh DJKI dan justru DJKI menyetujui permohonan pendaftaran merek pada kelas 6,8, dan 35 yang ketiganya terbit tanggal 30 April 2010. Disini penggugat merasa juga telah terdiskriminasi oleh pelayanan DJKI karena keberpihakannya terhadap Wartono Fachrudin.

Pada akhirnya, Tergugat juga terbukti tidak jujur dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek “Sinar Laut” dimana dalam pendaftaran harusnya membawa surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya sendiri (original), sehingga patut diduga tergugat membuat surat palsu untuk pendaftaran merek tersebut. Majelis hakim memberi keputusan untuk memerintahkan DJKI melakukan Pembatalan seluruh merek-merek “Sinar Laut” yang diajukan atas nama Wartono Fachrudin Kunardi.

Dari kasus diatas, dapat diketahui beberapa hal:

Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek dapat ditolak oleh DJKI dan Kemenkumham apabila merek yang akan dimohonkan pendaftarannya tersebut (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”):

Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan:

Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain pada barang dan/atau jasa sejenis;
Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
Memiliki persamaan dengan Indikasi Geografis yang telah terdaftar.

Menyerupai atau meniru:

Nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain (kecuali mendapat persetujuan dari pihak yang memiliki hak atas merek);
Nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem suatu negara, lembaga nasional maupun internasional (kecuali mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang);
Tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah (kecuali mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang).

Merek diajukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik Merek diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik

Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen (Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU MIG).

Dalam mendaftarkan merek, pemohon harus beritikad baik. Maksudnya adalah tidak terdapat kecurangan, niat buruk atau apapun yang merugikan pihak lain, termasuk dalam kasus ini adalah tidak memanipulasi persyaratan yang telah ditetapkan oleh DJKI. Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya (Pasal 4 ayat (8) UU MIG).

Selain karena telah memalsukan surat persyaratan, Wartono Fachrudin yang secara diam-diam mendaftarkan merek tanpa sepengetahuan ibunya sudah cukup membuktikan terpenuhinya unsur “beritikad tidak baik”.

Apabila dirinya benar-benar beritikad baik maka dirinya akan mendampingi ibunya yang awam hukum untuk mendaftarkan mereknya, bukan justru mendaftarkan merek atas nama dirinya secara diam-diam demi keuntungan pribadi.

Pengajuan Gugatan Pembatalan Merek

Pasal 77 ayat (1) UU MIG mengatur bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Selain itu, ketentuan pada Pasal 77 ayat (2) UU MIG mengatur lebih lanjut bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sehingga gugatan pembatalan pendaftaran merek dimungkinkan untuk dilakukan meskipun telah melewati jangka waktu 5 tahun asalkan memenuhi beberapa alasan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU MIG.

Jadi, dapat disimpulkan bagi para pemohon pendaftaran merek untuk memperhatikan aspek itikad baik ini, jika tidak maka akan merugikan diri sendiri.

Ingin mendaftarkan Merek usaha Anda tapi bingung bagaimana caranya? Jangan khawatir, SmartLegal.id hadir siap membantu Anda! Tunggu apalagi, klik tombol dibawah ini ya!

Author: Sekar Dewi Rachmawati