PUMA VS PUMADA, Ini Kenapa Merek Lokal Menang Lawan Merek Luar?

“Majelis Hakim menolak permohonan dengan alasan merek PUMA tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek PUMADA”.

Baru-baru ini perusahaan raksasa sepatu dan perlengkapan olahraga dari Jerman, PUMA bersengketa terkait hak atas merek dengan merek lokal PUMADA yang dimiliki Muhammad Kimianto seorang warga Cipondoh, Tangerang.

Kasus ini diawali saat PUMA perusahaan yang didirikan oleh Eudolf Dassler, menggugat merek PUMADA milik Muhammad Kimianto ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dasar gugatan ini diajukan karena Eudolf Dassler menilai ada itikad tidak baik (bad faith) yang dilakukan Muhammad Kimianto, yang menjadikan adanya  kemiripan secara konseptual antara PUMA dan PUMADA. Sehingga, nantinya berpotensi terjadi penyesatan produk merek yang dimilikinya.

Pada tanggal (21/07/2020) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan PUMA dan memberikan beban biaya perkara sebesar Rp5.800.000,00- ke PUMA melalui Putusan Nomor 10/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Lalu, PUMA tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) atas putusan tersebut.

Selanjutnya pada tanggal (25/01/2022) PUMA mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke MA RI, dengan ditemukannya novum (bukti) baru. Permohonan PK tersebut memuat sebagai berikut:

• Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
• Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali secara keseluruhan;
• Membatalkan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 21 Juli 2020;
• Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan.

Baca juga: Karena 6 Alasan Ini, Pendaftaran Merek Anda Bisa Ditolak

Akan tetapi di akhir persidangan, putusan Majelis Hakim justru menolak secara keseluruhan dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon PK sejumlah Rp10.000.000,00-. 

Pertimbangan Majelis Hakim menolak permohonan PK sebagai berikut:

• Menimbang, bahwa merek PUMA milik Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PUMADA milik Termohon Peninjauan Kembali, kecuali penulisan merek PUMADA, ada spasi diantara “PUMA” dan “DA”, maka hal ini dapat mengecohkan konsumen;
• Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PUMA SE, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;
• Menimbang, Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali.

Makna Persamaan Pada Pokoknya Pada Merek

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) mendefinisikan Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Baca juga:  Merek “GoTo” Digugat Rp2 T, Gojek-Tokopedia Terancam Tidak Bisa Pakai Merek “GoTo”?

Frasa persamaan pada pokoknya pada Merek disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (1) UU MIG sebagai berikut:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
4. Indikasi Geografis terdaftar.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) mendeskripsikan lebih lanjut, bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa makna frasa persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan yang disebabkan unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain. Sehingga menimbulkan kesan persamaan dari berbagai aspek. Untuk itu manakala tidak adanya kemiripan secara bentuk, penempatan, penulisan, maupun bunyi ucapan, maka Merek tersebut tidak melanggar dari ketentuan UU MIG dan tidak dapat dibatalkan di Pengadilan Niaga.

Daftarkan merek Anda agar terlindungi secara hukum! Hubungi Smartlegal.id daftar merek semudah daftar toko online. 

Author: Mochammad Abizar Yusro

Editor: Dwiki Julio