Merek Sepatu Onitsuka Tiger Ditolak: Kalah Dengan Pengusaha Lokal?

Daftar Isi

“Kasus sepatu Onitsuka Tiger memberikan pelajaran dalam mengajukan pendaftaran merek pastikan untuk penelusuran merek, beritikad baik dan melakukan pemantauan merek.”

Merek Onitsuka Tiger, yang dikenal sebagai salah satu produk unggulan dari perusahaan perlengkapan olahraga asal Jepang, Asics Corporation, telah menjadi ikon mode di dunia. Namun, siapa sangka bahwa di Indonesia, merek ini pernah dimiliki oleh seorang pengusaha Jakarta?

Kisah ini bukan hanya unik, tetapi juga mencerminkan tantangan yang sering terjadi dalam dunia perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), terutama terkait sengketa merek di Indonesia.

Bagaimana Sepatu Onitsuka Tiger Menjadi Milik Pengusaha Jakarta?

Di Indonesia, sistem perlindungan merek mengikuti prinsip first-to-file atau siapa yang pertama kali mendaftarkan merek, dialah yang menjadi pemilik sah merek tersebut.

Prinsip ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Sesuai Pasal 3 UU Merek, hak atas merek diperoleh berdasarkan pendaftaran, bukan dari penggunaan pertama di pasar.

Inilah yang terjadi pada merek Onitsuka Tiger di Indonesia. Seorang pengusaha asal Jakarta berhasil mendaftarkan merek Onitsuka Tiger di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tahun 1980, sebelum Asics Corporation melakukannya.

Meskipun Onitsuka Tiger sudah terkenal secara internasional, pendaftaran merek yang sah di Indonesia dilakukan oleh pihak lokal terlebih dahulu. Akibatnya, pengusaha Jakarta tersebut menjadi pemegang hak eksklusif atas penggunaan merek Onitsuka Tiger di Indonesia.

Sengketa Merek Sepatu Onitsuka Tiger dan Putusan Mahkamah Agung

Asics Corporation, sebagai pemilik asli merek Onitsuka Tiger di Jepang, kemudian mengajukan gugatan terhadap pemilik lokal di Indonesia. Sengketa merek ini menarik karena mengangkat isu itikad baik dalam pendaftaran merek.

Menurut Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek, suatu pendaftaran merek dapat ditolak apabila merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain.

Namun, untuk menolak pendaftaran merek lokal, Asics Corporation harus membuktikan bahwa pendaftaran Onitsuka Tiger di Indonesia dilakukan dengan itikad tidak baik.

Pasal 21 ayat (3) UU Merek juga mengatur bahwa pendaftaran merek yang terkenal secara internasional dapat ditolak di Indonesia jika pendaftarannya terbukti dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan reputasi merek tersebut tanpa hak atau kepentingan yang sah.

Dalam kasus Onitsuka Tiger, Asics Corporation harus menunjukkan bahwa pengusaha Jakarta tersebut tidak berniat menggunakan merek itu secara sah dalam kegiatan usahanya, melainkan hanya untuk mengambil keuntungan dari ketenaran merek Onitsuka Tiger di tingkat global.

Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013 yang isinya adalah menolak gugatan Penggugat (Asics Corporation) dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, dengan poin- poin sebagai berikut :

Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk sebagian
Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (kabur), karena menggabungkan gugatan hak merek dan hak cipta secara bersamaan
Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima
Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

Putusan MA tersebut membuat Asics Corporation (penggugat) gagal memenangkan gugatan, dikarenakan kecacatan formil yang dilakukan oleh penggugat.

Pelajaran dari Sengketa Merek Onitsuka Tiger

Sengketa merek seperti ini sering menimbulkan masalah bagi perusahaan internasional yang ingin memasuki pasar Indonesia.

Kegagalan untuk segera mendaftarkan merek mereka di Indonesia dapat berujung pada hilangnya hak eksklusif atas merek tersebut di pasar lokal. UU 20/2016 menegaskan pentingnya pendaftaran merek sebagai perlindungan hukum bagi pemilik merek untuk mendapatkan hak eksklusif di Indonesia.

Selain itu, Pasal 76 UU Merek memberikan opsi bagi pemilik merek yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek dengan alasan itikad tidak baik. Jika gugatan ini berhasil, maka pendaftaran merek yang bersangkutan bisa dibatalkan, dan pemilik asli merek dapat mendaftarkannya secara resmi.

Kasus Onitsuka Tiger menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan, terutama dalam hal perlindungan merek di Indonesia. Dalam menghindari sengketa merek, penting bagi pemilik merek internasional untuk segera mendaftarkan merek mereka di Indonesia, bahkan sebelum memasuki pasar secara penuh.

Penelusuran merek juga merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa merek yang akan digunakan belum terdaftar atas nama pihak lain.

Pentingnya Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek

Menurut UU Merek, pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik. Artinya, pendaftaran merek tidak boleh dilakukan dengan tujuan untuk merugikan pihak lain atau hanya untuk mendapatkan keuntungan tanpa penggunaan nyata dari merek tersebut.

Jika pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik, maka merek tersebut dapat dibatalkan melalui proses hukum (Pasal 21 ayat (3) UU Merek).

Kasus Onitsuka Tiger juga menggarisbawahi perlunya pemilik merek untuk melakukan pemantauan merek secara rutin. Dengan pemantauan yang baik, perusahaan bisa segera mengetahui jika ada pihak lain yang mencoba mendaftarkan merek mereka di negara tertentu, sehingga langkah hukum dapat segera diambil.

Di website DJKI, Onitsuka Tiger sudah terdaftar menjadi Asics Corporation

Kisah Onitsuka Tiger di Indonesia bukan hanya menunjukkan bagaimana sistem first-to-file bekerja, tetapi juga menyoroti pentingnya pendaftaran merek secara tepat waktu di pasar internasional seperti Indonesia.

Dalam sistem hukum merek Indonesia, siapa yang pertama kali mendaftarkan merek adalah pemilik sah, meskipun merek tersebut sudah terkenal secara global.

Sengketa merek ini mengajarkan pentingnya penelusuran merek, itikad baik, dan pemantauan merek bagi perusahaan yang ingin melindungi hak kekayaan intelektualnya di Indonesia.

Dengan langkah-langkah yang tepat, perusahaan dapat menghindari sengketa hukum yang memakan waktu dan biaya, serta memastikan hak eksklusif atas penggunaan merek mereka. Jangan biarkan merek Anda jadi sengketa! Dapatkan bantuan hukum dari Smartlegal.id untuk proses pendaftaran yang aman dan terpercaya.

Author: Aulina Nadhira

Editor: Genies Wisnu Pradana