Lagi, Gudang Garam Kembali Gugat Gudang Baru Karena Hal Ini

“Gudang Garam kembali mengajukan gugatan kepada Gudang Baru untuk memperoleh pengakuan sebagai Merek Terkenal serta membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru”

Perwakilan dari salah satu pabrik rokok terbesar di Indonesia, PT Gudang Garam Tbk. kembali mengajukan gugatan terhadap perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama, yakni Gudang Baru. Adapun gugatan yang diajukan terkait dengan merek dagang yang digunakan oleh tergugat.

Gugatan tersebut dilayangkan perwakilan Gudang Garam kepada pemilik Gudang Baru, Ali Khosin, di Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) terkait kasus perdata khusus, yakni Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surabaya, terdapat beberapa poin yang patut disoroti dalam petitum yang disampaikan Gudang Garam.

Baca juga: 2 Alasan Kenapa Unilever Kalah Gugatan Sengketa Merek Dari Orang Tua

Poin-poin yang dimaksud, yaitu poin Kedua yang menyatakan bahwa merek Gudang Garam dan lukisan milik Penggugat adalah Merek Terkenal. Selanjutnya pada poin Ketiga, pihak Gudang Garam menyatakan bahwa Gudang Baru beserta lukisannya memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dan lukisan yang dimiliki Gudang Garam. 

Oleh karena itu, pada poin Kelima pihak Gudang Garam meminta kepada PN Surabaya untuk membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru beserta lukisannya. Namun, sebenarnya bagaimana latar belakang pengajuan gugatan ini?

Gugatan ini patut disoroti, karena sebelumnya perwakilan dari Gudang Garam telah mengajukan gugatan terhadap pemilik Gudang Baru pada tahun 2012. Atas gugatan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terdakwa pada saat itu, Ali Khosin, ditolak dan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek Lama).

Baca juga: Ini Perbedaan Pendaftaran Merek Umum Dengan UMK

Adapun Pasal yang dimaksud, mengatur tentang pidana bagi pelaku penggunaan merek yang sama (pada pokoknya) dengan merek lain yang telah terdaftar sebelumnya tanpa seizin pemilik dari merek tersebut. Lantas, jika demikian mengapa pihak Gudang Garam kembali mengajukan gugatan kepada perusahaan yang sama?

Merek Terkenal

Pada poin kedua dalam ptitium, disebutkan bahwa Penggugat meminta kepada pihak PN Surabaya untuk menyatakan bahwa merek dagangnya beserta lukisannya sebagai “Merek Terkenal”. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan perlindungan yang diberikan kepada merek dagang tersebut

Untuk memperoleh status sebagai Merek Terkenal, maka berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permen Merek), merek tersebut harus memiliki kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dimaksud, yakni dengan memperhatikan pengetahuan umum dari masyarakat mengenai merek tersebut.

Baca juga: Belajar Dari Kasus Merek Caberg: Ingat Merek Terkenal Pun Tetap Harus Didaftarkan

Masyarakat yang dimaksud, adalah masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya. Masyarakat tersebut merupakan mereka yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal tersebut.

Sementara itu, kriteria yang dimaksud dinilai dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
3. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
4. Jangkauan daerah penggunaan merek;
5. Jangka waktu penggunaan merek;
6. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
7. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
8. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
9. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Apabila Gudang Garam telah memperoleh status sebagai merek terkenal, maka beberapa perlindungan tambahan yang akan didapat seperti perlindungan dari merek dengan jenis atau kelas barang yang berbeda (Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang  Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek)). Artinya pihak Gudang Garam dapat mengajukan penolakan atas pendaftaran suatu merek yang dianggap memiliki kemiripan atau persamaan dengan merek miliknya. 

Untuk mengajukan penolakan tersebut, pihak PT Gudang Garam Tbk. harus mengajukan keberatan secara tertulis atas pendaftaran merek yang diduga memiliki persamaan dengan merek miliknya (Pasal 19 ayat (3) Permen Merek). Keberatan yang diajukan juga harus memuat alasan dengan disertai bukti yang cukup untuk membuktikan dugaannya (Pasal 19 ayat (4) Permen Merek).

Selain itu, PT Gudang Garam Tbk. juga dapat mengajukan gugatan berupa permintaan ganti rugi atau penghentian seluruh kegiatan tergugat ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran merek miliknya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pemilik merek dari barang sejenis yang diduga melakukan pelanggaran atas merek miliknya (Pasal 83 UU Merek). 

Terakhir, perlindungan yang dapat diperoleh PT Gudang Garam Tbk. adalah dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek lain. Artinya Pihak Gudang Garam dapat mengajukan gugatan pembatalan atas suatu merek yang telah terdaftar ke Pengadilan Niaga jika merek tersebut sama atau mirip dengan merek Gudang Garam (Pasal 76 UU Merek). 

Perlu diketahui bahwa dengan adanya pengakuan  sebagai “Merek Terkenal”, suatu merek juga dapat memperoleh perlindungan dari berbagai perjanjian internasional. Beberapa perjanjian internasional yang dimaksud seperti Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention) dan The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). 

Artinya, pemilik merek dapat memperoleh perlindungan hukum atas mereknya di negara lain sekalipun mereknya belum didaftarkan di negara tersebut. Namun, perlindungan tersebut hanya berlaku di negara-negara yang telah terikat perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia terkait perlindungan merek.

Segera lindungi Merek bisnis Anda dengan mendaftarkannya. Anda Gak mau ribet-ribet mengurus pendaftaran Merek bisnis Anda? Serahkan saja kepada kami. Kami bisa bantuin bisnis Anda jadi legal. Segera hubungi Smartlegal.id melalui tombol di bawah ini. 

Author: Muhammad Fa’iz Nur Abshar