Belajar Dari Kasus Super Mario Bros: Merek Terdaftar Bisa Dibatalkan

Smartlegal.id -
Kasus Super Mario Bros

“gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti kasus yang dialami merek Super Mario Bros.”

Perusahaan game asal Jepang, Nintendo Co Ltd menggugat 3 pihak sekaligus, yaitu PT Cardolestari Indonesia, Eddy Tumewu, dan Direktorat Merek Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI). 

Gugatan tersebut dilayangkan atas sebab penggunaan gambar dan pendaftaran merek video game legendaris, “Super Mario Bros” oleh PT Cardolestari yang identik dengan merek “Super Mario Bros” milik Nintendo yang telah didaftarkan pada tanggal 11  April 1995 dengan Nomor Registrasi 331295.

Selain itu, dapat diketahui pula bahwa gambar yang hak mereknya dimiliki oleh PT Cardolestari dengan Nomor Registrasi 331295 merupakan gambar Mario dan Luigi yang keduanya adalah karakter dalam gim “Super Mario Bros”.

Baca juga: Kapan Dimulainya Perlindungan Merek?

Adapun pada kasus ini pihak Nintendo mengajukan gugatan tersebut dengan dalil bahwa Super Mario Bros merupakan merek terkenal dan menjadi salah satu gim terlaris di dunia yang merupakan kreasi orisinil dari Nintendo yang telah dirilis sejak tahun 1985.

Di Indonesia, penggugat yang dalam hal ini adalah pihak Nintendo telah mendaftarkan merek Super Mario Bros sejak 25 tahun yang lalu yaitu pada tahun 1986 dengan Nomor Registrasi IDM000088541, IDM000088542, dan IDM000088543 untuk melindungi barang yang tergolong dalam kelas 09 dan 28. 

Sebagai informasi, kelas 09 dalam merek ditujukan untuk bahan mentah berbentuk logam dan produksi terkait dan kelas 28 ditujukan untuk mainan anak, produk olahraga, dan permainan dewasa.

Sedangkan, pendaftaran merek Super Mario Bros pada kelas 25 (merek pada barang tekstil) baru didaftarkan Nintendo pada 5 Maret 2019 setelah berurusan bisnis dengan salah satu perusahaan tekstil Jepang, Uniqlo. 

Di satu sisi, dalam eksepsi (keberatan) yang diberikan oleh PT Cardolestari menyebut bahwa gugatan dari Nintendo telah daluwarsa atas dalil pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Sedangkan, merek Super Mario Bros milik PT Cardolestari telah terdaftarkan sejak tahun 1995. 

Atas sengketa merek tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Nintendo dan menyatakan merek Super Mario Bros adalah merek terkenal sehingga pendaftaran merek Super Mario Bros yang didaftarkan atas nama PT Citradolestari menjadi batal dan harus dicoret.

Dari kasus gugatan Nintendo tersebut, dapat diketahui beberapa hal:

Sengketa nintendo tunduk pada ketentuan UU MIG

Pertama, karena kasus tersebut menyengketakan merek, maka dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Definisi merek sendiri adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 1 angka 1 UU MIG).

Gugatan Pembatalan Merek

Kedua, gugatan yang diajukan Nintendo kepada PT Cardolestari terhadap merek Super Mario Bros diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU MIG yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU MIG.

Dalam kasus tersebut, Nintendo mendalilkan bahwa Super Mario Bros merupakan merek terkenal selain itu berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui pula bahwa pihak Nintendo telah melakukan pendaftaran terhadap merek Super Mario Bros terlebih dahulu pada tahun 1986, sedangkan PT Citradolestari tercatat baru mendaftarkan merek Super Mario Bross 9 tahun setelah pendaftaran oleh pihak Nintendo, yakni pada tahun 1995. Atas fakta hukum tersebut, dalil Nintendo dapat didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) UU MIG.

Baca juga: Begini Cara Ajukan Gugatan Jika Merek Digunakan Pihak Lain

Kriteria merek terkenal

Ketiga, adanya pengakuan Super Mario Bros sebagai merek terkenal. Kriteria merek terkenal diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa penentuan merek terkenal harus memenuhi salah satu syarat sebagai berikut: 

  1. Pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek di bidang usahanya;
  2. Volume penjualan produk dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek;
  3. Pangsa pasar yang dikuasai. Jangkauan daerah penggunaan merek. Jangka waktu penggunaan merek;
  4. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi untuk promosi. Pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
  5. Tingkat keberhasilan penegakan hukum, khususnya pengakuan sebagai  merek  terkenal  oleh lembaga yang berwenang;
  6. Nilai yang melekat pada merek karena reputasi dan jaminan kualitas produk. 

Selain itu, kriteria merek terkenal juga terdapat di Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Rl Nomor 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002. 

Dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim memberi kriteria merek terkenal sebagai berikut: 

  1. Tingginya pengetahuan masyarakat umum mengenai merek dalam bidang usaha yang bersangkutan;
  2. Tingginya reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar atau besar-besaran, dan investasi di berbagai negara yang dilakukan oleh pemilik merek. 
  3. Adanya bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai Negara.

Jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek

Keempat, jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Pasal 77 ayat (1) UU MIG mengatur bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. 

Baca juga: Ini Pentingnya Somasi Dalam Pelanggaran Hak Merek!

Namun tidak berhenti sampai situ, ketentuan pada ayat selanjutnya pada Pasal 77 ayat (2) UU MIG mengatur lebih lanjut bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sehingga gugatan pembatalan pendaftaran merek dimungkinkan untuk dilakukan meskipun telah melewati jangka waktu lima tahun asalkan memenuhi beberapa alasan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU MIG.

Ingin mendaftarkan Hak Merek Maupun Aspek Legalitas Usaha Lainnya? Segera Hubungi SmartLegal.id Dengan Menekan Tombol Di Bawah Ini!

Author : Bima Satriojati

Seberapa membantu artikel ini menurut Anda?

PENDIRIAN BADAN USAHA

Hati-Hati! Ini Ancaman Pidana Bagi Pemegang Saham Yang Menggunakan Aset Perusahaan Untuk Kepentingan Pribadi
Hati-Hati! Ini Ancaman Pidana Bagi Pemegang Saham Yang Menggunakan Aset Perusahaan Untuk Kepentingan Pribadi
Ini Akibatnya Jika Pemegang Saham Tidak Menyetor Modal Ke Kas PT
Ini Akibatnya Jika Pemegang Saham Tidak Menyetor Modal Ke Kas PT
Mengubah CV menjadi PT
Mau Mengganti CV Menjadi PT? NPWP Juga Wajib Ganti!
agenda-analysis-business-plan-990818
Apakah PT Lokal Wajib Membuat LKPM?
PPMSE Luar Negeri Kini Wajib Memiliki KP3A
PPMSE Luar Negeri Kini Wajib Memiliki KP3A

PENDAFTARAN MERK

advertising-brand-branding-1449081
Apakah WNA Bisa Mendaftarkan Merek di Indonesia?
menyelesaikan sengketa merek
Ingin Menyelesaikan Sengketa Merek? Pahami Upaya Penyelesaian ini!
Jenis Merek
Yuk, Kenali Jenis Merek Berdasarkan Undang-Undang!
pihak menghapus merek
Hati-Hati! Tiga Pihak Ini Bisa Menghapus Pendaftaran Merek Anda
merek harta pailit
Ternyata Merek Bisa Dijadikan Harta Pailit Loh!

LEGAL STORY

Legal Story Merek
Legal Story: Merek Ku ‘Ditikung’ Pegawai Ku Sendiri
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
oyo
Ramai OYO bikin rugi: Salah Satunya Soal Perjanjian Kerjasama Dengan Mitra
Lupa ngurus ijin BPOM, Nginep 7 bulan di penjara
Lupa Ngurus Ijin BPOM, Nginep 7 Bulan di Penjara
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah

VIDEO ARTIKEL