Kasus Merek PUMA VS PUMA Versi Obat Nyamuk

“Merek Puma asal Jerman menangkan gugatan dengan merek puma obat nyamuk asal Indonesia karena terbukti sebagai merek terkenal”

Perusahaan sepatu dan alat olahraga asal Jerman, PUMA sempat menggugat produsen obat nyamuk “Puma” Indonesia yang memiliki merek dengan nomor pendaftaran IDM000229381 atas nama Reno Mustopoh. PUMA melayangkan gugatan tersebut lantaran pihak Reno dinilai telah mendaftarkan merek “Puma” dengan itikad tidak baik.

Namun, pihak Reno berpendapat bahwa tidak memiliki itikad buruk dalam pendaftaran mereknya. Pihaknya juga mengaku bahwa tidak memiliki niat untuk menjiplak merek terkenal asal Jerman tersebut dengan dalih bahwa pendaftaran yang diajukan adalah untuk perlindungan obat nyamuk di kelas 5 yang mana berbeda dengan jenis perlindungan merek sepatu PUMA.

Produsen sepatu asal Jerman tersebut ternyata memiliki pandangannya tersendiri. Pihaknya berpendapat bahwa meskipun terdapat perbedaan kelas dan produk dalam pendaftaran merek obat nyamuk Puma, tidak bisa dijadikan pembenaran dan tindakan tersebut termasuk dalam itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek.

Diketahui brand sepatu PUMA saat ini masih memiliki merek terdaftar di beberapa negara yang sampai saat ini masih aktif termasuk di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan semakin kuatnya pengetahuan masyarakat tentang merek Puma yang mengakibatkan Puma terbukti menjadi merek terkenal sesuai dengan ketentuan pada Permenkumham tentang pendaftaran merek.

Dengan statusnya sebagai merek terkenal, PUMA memiliki hak untuk melarang adanya pendaftaran merek yang serupa untuk produk atau jasa apapun. Hal tersebut senada dengan isi putusan yang disampaikan oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menyatakan Puma dari Jerman sebagai merek terkenal dan sebagai pemilik sekaligus pendaftar pertama kali di berbagai negara di dunia.
Menyatakan Puma merek obat nyamuk asal Indonesia memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal tersebut.
Menyatakan batal permohonan merek Puma untuk produk obat nyamuk karena telah mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik.

Tak hanya itu, putusan tersebut juga merubah status pendaftaran merek obat nyamuk Puma menjadi “Dibatalkan”. Dengan begitu, penggunaan merek Puma sudah secara resmi dilarang atau wajib mendapatkan izin lebih dulu dari PUMA asal Jerman jika ingin menggunakan merek Puma.

Perlindungan Merek Terkenal

Di tengah maraknya kemunculan merek-merek baru saat ini, menempatkan perlindungan merek terkenal menjadi perhatian lebih dalam sistem merek. Hal tersebut dikarenakan dengan citra yang sudah dibangun oleh merek terkenal, merek yang memiliki kesamaan dengan merek terkenal akan mendatangkan keuntungan dan exposure yang sangat cepat bagi perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

Permohonan merek harus ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan (Pasal 21 ayat (1) UU Merek) :

Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Makna “persamaan pada pokoknya” sendiri adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Persamaan tersebut mulai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.

Pemilik merek terkenal juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berupa :

Gugatan ganti rugi; dan/atau
Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Jika didapati ada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (Pasal 83 ayat (2) UU Merek).

Kriteria Merek Terkenal

Merek yang dianggap sebagai merek terkenal ialah merek yang memiliki reputasi tinggi dan dianggap familiar oleh masyarakat. Adapun beberapa kriteria merek terkenal sebagai berikut (Pasal 18 Permenkumham No. 67 Tahun 2020) :

tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
jangkauan daerah penggunaan merek;
jangka waktu penggunaan merek;
intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Kriteria merek terkenal semakin dipertegas melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 yang menyatakan kriteria merek terkenal bila merek tersebut :

Tingginya pengetahuan masyarakat umum mengenai merek dalam bidang usaha yang bersangkutan.
Tingginya reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar atau besar-besaran, dan investasi di berbagai negara yang dilakukan oleh pemilik merek.
Adanya bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai Negara.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, merek sepatu PUMA menjadi satu-satunya merek yang diizinkan beredar sekaligus memiliki hak untuk melarang adanya pendaftaran merek yang yang dimohonkan untuk produk atau jasa apapun yang serupa dengan PUMA. Kasus ini patut menjadi pelajaran untuk para pelaku usaha agar melakukan pengecekan lebih dulu sebelum melakukan pendaftaran merek agar terhindar dari sengketa.

Kalau mau punya merek terkenal langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan merek Anda secepat mungkin. Gak pakai ribet, biar Smartlegal.id yang bantuin daftarin merek Anda. Klik tombol di bawah ini sekarang juga!

Author: Yanuar Ramadhana

Editor: Dwiki Julio