Pemeriksaan Substantif: Proses Penting agar Merek Terlindungi

“Pemeriksaan substantif merupakan proses penentu dalam keberhasilan pendaftaran merek hingga mendapatkan perlindungan.”

Melindungi merek sama halnya seperti melindungi aset milik perusahaan.

Sebab, merek seperti identitas khusus yang dapat membuat konsumen mengenal suatu produk barang dan/atau jasa yang dimiliki oleh pelaku usaha. 

Oleh karena itu, untuk mendapatkan perlindungan merek, maka pelaku usaha harus mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM .

Dalam pengajuan pendaftaran merek, akan ada banyak rangkaian proses yang harus ditempuh oleh pelaku usaha atau pemohon.

Salah satu proses terpenting dalam pengajuan pendaftaran merek ini adalah pemeriksaan substantif.

Baca juga:  Cara Jadi Global Brand Yang Aman!

Sebelum melangkah lebih jauh dalam memahami pemeriksaan substantif, ada baiknya kita memahami definisinya terlebih dahulu.

Definisi Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Hal ini tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 20/2016).

Pengertian pemeriksa yang dimaksud adalah pejabat fungsional, yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran Merek.

Pemeriksaan substantif ini dilakukan setelah pengajuan merek melewati pemeriksaan formalitas dan jangka waktu pengumuman merek dalam Berita Resmi Merek (BRM).

Tahap Pemeriksaan Substantif

Dikutip dalam modul “Kekayaan Intelektual Bidang merek dan Indikasi Geografis” yang disusun oleh DJKI Kementerian Hukum dan HAM, proses pemeriksaan substantif ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu meliputi:

1. Pemeriksaan permohonan pendaftaran merek
   Permohonan pendaftaran merek diperiksa berdasarkan sistem first to file, yaitu pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan terlebih dahulu.
2. Pemeriksaan permohonan tanggapan
   Tahap pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diusul tolak. Permohonan tanggapan ini hanya dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya.
3. Pemeriksaan permohonan keberatan dan/atau sanggahan
   Tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang pada saat pengumuman mendapat keberatan dari pihak lain.
   Jika terdapat permohonan keberatan dari pihak lain, maka pemohon berhak untuk mengajukan sanggahan.

Keputusan Pemeriksaan Substantif

Setelah melalui tahap pemeriksaan substantif, pihak pemeriksa dapat mengambil dua keputusan, yakni:

1. Melakukan pendaftaran (Daftar); atau
2. Menolak permohonan pendaftaran (Tolak).

Apabila pemeriksa memutuskan sebuah permohonan merek dapat didaftarkan, maka Menteri Hukum dan HAM akan melakukan beberapa hal sebagai berikut (Pasal 24 ayat (1) UU 20/2016):

1. Mendaftarkan merek tersebut;
2. Memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada pemohon atau kuasanya;
3. Menerbitkan sertifikat merek; dan
4. Mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik secara elektronik maupun nonelektronik.

Sedangkan, apabila pemeriksa memutuskan untuk menolak atau tidak mendaftarkan permohonan merek, maka Menteri Hukum dan HAM akan (Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (7) UU 20/2016):

1. Menteri Hukum dan HAM akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya;
2. Dalam jangka waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.
3. Jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan tanggapan, maka Menteri Hukum dan HAM menolak permohonan tersebut.
4. Jika pemohon atau kuasanya menyampaikan tanggapan dan pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, maka Menteri Hukum dan HAM dapat melaksanakan proses pendaftaran hingga penerbitan sertifikat merek.
5. Dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan tanggapan dan pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, maka Menteri Hukum dan HAM menolak permohonan tersebut.
6. Penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Alasan yang Membuat Merek Ditolak

Secara garis besar, terdapat dua jenis alasan penolakan merek. Pertama, penolakan yang bersifat absolut (sudah pasti ditolak). Kedua, penolakan merek yang sifatnya relatif (akan ditolak).

Baca juga: Keberatan Sanggahan Merek: Cara Proteksi Ada Merek Yang Mirip!

Berikut adalah hal-hal yang menjadi alasan absolut mengapa suatu permohonan merek ditolak setelah melalui proses pemeriksaan substantif, di antaranya (Pasal 20 UU 20/2016):

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan  barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
5. Tidak memiliki daya pembeda; tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Sedangkan, beberapa hal yang menjadi alasan relatif dalam penolakan merek, antara lain (Pasal 21 UU 20/2016):

1. Persamaan dengan merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2. Persamaan dengan merek terkenal barang dan/atau jasa sejenis;
3. Persamaan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis dengan syarat tertentu;
4. Persamaan dengan indikasi geografis terdaftar;
5. Merupakan/menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
7. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali ata persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
8. Permohonan tersebut diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Ingin melakukan permohonan pendaftaran merek, tetapi khawatir ditolak saat masuk pada pemeriksaan substantif?

Konsultan Smartlegal.id berpengalaman dalam menangani pendaftaran merek. Silakan hubungi kami dengan cara klik tombol di bawah ini.

Author: Richa Aulia Rosniawaty

Editor: Bidari Aufa Sinarizqi